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Processo:

RELATÓRIOComércio de Fumos Goiano Ltda ajuizou ação inibitória de uso de marca em face de Odete de Paula Carvalho alegando, em síntese, que: a) é nacionalmente conhecida como indústria produtora e distribuidora de fumos de palha, detentora da marca e direitos de comercialização da Fumos Goiano e Fumos Goianinho; b) o seu produto é reconhecido nacionalmente por sua qualidade e durabilidade; c) a ré vêm praticando uso indevido de marca registrada para captação de clientela no mesmo segmento, além da utilização indevida da imagem da autora para promover seus produtos, o que fere a disposição dos artigos 195, III e IV da Lei de Propriedade Industrial; d) a ré se intitula dona da marca, até mesmo em programas de televisão, meio pelo qual a autora ficou sabendo, inclusive, da falsificação de seus produtos; e) que possui o registro das marcas junto ao INPI, de forma que o uso indevido pela ré gera prejuízos materiais e morais que devem ser ressarcidos.Em antecipação de tutela, requereu a busca e apreensão dos produtos fabricados e identificados com as suas marcas (GOIANO e GOIANINHO) e a proibição da venda desses produtos sob pena de multa diária.A liminar foi deferida no mov. 11.1.Em contestação (mov. 22.1), a ré alegou a incompetência territorial, a prescrição e, no mérito, que detém a propriedade da marca PRAIANINHO, não “GOIANINHO”, que atua apenas em MG, que as marcas e cores nas embalagens são diferentes, portanto, não causam qualquer dúvida para o consumidor, que atua em exercício regular de direito e que o uso da marca da autora se deu por falsificadores. Impugnação à contestação no mov. 25.1Decisão saneadora no mov. 36.1. O juízo afastou a preliminar de incompetência do juízo, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção de provas documental, oral e pericial.Audiência de Instrução e Julgamento no mov. 131.1Alegações finais nos movimentos 277 e 280.Sobreveio a sentença de procedência dos pedidos iniciais. A parte ré restou condenada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Embargos de declaração da parte ré no mov. 302.1, que restaram parcialmente acolhidos para delimitar a reparação de danos aos últimos cinco anos desde o ajuizamento da ação, conforme a sumula 143 do STJ.Irresignada, a parte ré apelou no mov. 317.1, alegando, em síntese, a preliminar de incompetência relativa; a prejudicial de prescrição e, no mérito, que o juízo partiu de premissa equivocada para julgar o feito, tendo em vista que interpretou a oitiva da testemunha de forma equivocada.Sem contrarrazões.O Il. Representante da PGJ, Dr. CIRO EXPEDITO SCHERAIBER emitiu parecer pela desnecessidade de intervenção no feito (mov. 13.1).Os autos, então, vieram conclusos.É o relatório.



VOTO
2.1. Preliminar. Incompetência territorialAlega a apelante que o juízo competente para apreciar e julgar a demanda é o de Poço Fundo-MG, já que aquele é o local do fato em que se pretende a reparação do dano.Tal insurgência não comporta conhecimento, pois a questão relativa à competência foi julgada em saneador (mov. 36.1), decisão contra a qual não houve recurso.A matéria deveria ter sido atacada, em momento oportuno, via agravo de instrumento, razão pela qual se operou a preclusão em relação a esse tópico, nos termos do art. 223 do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça[1] , de que “apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.“Nesse sentido, desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO “EXDENTAL”. PRODUTO DEFEITUOSO - DEVOLUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. TEMA NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIAVA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO III, DO ARTIGO 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. STJ - RESP 1679.909. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA NÃO INVERTIDO. APELANTE QUE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVA NO MOMENTO OPORTUNO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE APELADA. ARTIGO 373, II, DO CPC. FORNECEDOR DE PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO MANTIDA. MAU FUNCIONAMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE APELADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 17ª C.Cível - 0002120-50.2018.8.16.0103 - Lapa -
Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN -
J. 16.11.2020)
Assim, deixo de conhecer do recurso nesse ponto.
2.2. PrescriçãoA apelante sustenta que a pretensão do apelado pela reparação de danos pelo uso indevido da marca está prescrita, pois no ano de 2006 aquela já tinha conhecimento da pretensão da apelante em utilizar a marca “Goianinho” e, mesmo assim, não tomou providências no âmbito cível para possível reparação de danos. Somente em 2017 promoveu a presente ação de reparação de danos, ferindo o previsto na Súmula 143 do STJ.Sem razão.Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional para a abstenção do uso da marca é de 10 (dez) anos, pois se aplica a regra geral do artigo 205 do Código Civil.Já o prazo para a reparação de danos é de 5 (cinco) anos, conforme a súmula 143 do STJ.Ocorre que, diferentemente do que é sustentado pela apelante, a contagem do prazo não tem início com o registro da marca no INPI, mas sim, a cada vez que a marca é utilizada, exposta, ou colocada no mercado. E a marca foi utilizada ao longo dos anos, inclusive no ano do ajuizamento da presente ação, conforme se vê, por exemplo, no mov. 1.12, o perfil no Facebook “Cigarro de Palha Praianinho”, marca de propriedade da apelante.
Ainda em 10 de novembro de 2015, quando a apelante publicou na rede social que as ‘embalagens do goianinho agora vem com a apresentação em seu verso do cigarro de palha praianinho”. Constatou-se, ainda, que em 2017 um cliente publicou na mesma página que “achei que ia acabar o mundo, mas não ia mudar pra Praianinho!!!”. Logo em seguida, outra cliente pergunta se Praianinho e Goianinho são o mesmo produto, tendo a ré, ora apelante, respondido a publicação certo tempo depois, confirmando a pergunta e inclusive informando sobre a existência de litígio judicial, em especial, mencionando que ‘a justiça é cega’. Como se vê, em 2015 a ré utilizava-se da marca da autora, o que gerou o ingresso da ação pela autora em 14/06/2017. No ano de 2017 a parte ré ainda estava utilizando da marca da ré, como acima indicado. Assim, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.Nesse sentido, do STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MARCA NOMINATIVA. USO POR TERCEIRO. SINAL DE CARÁTER COMUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXPRESSÃO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O SERVIÇO QUE IDENTIFICA. PRETENSÃO INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO PERMANENTE. PRAZO DE 5 ANOS. MARCO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA DIA. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. VIOLAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA RECONHECIDO.
1. Ação ajuizada em 26/5/2009. Recurso especial interposto em 8/5/2015 e concluso ao Gabinete em 24/11/2016. 2. O propósito recursal, além de examinar se houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, é definir se a pretensão deduzida na inicial está ou não prescrita, bem como verificar se houve violação a direito de propriedade industrial titularizado pela recorrida. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 5. Os juízos de origem entenderam que não seria necessária maior dilação probatória para solução da controvérsia, de modo que estaria autorizado o julgamento antecipado da lide. O exame da tese contrária exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 6. O exercício da pretensão de abstenção de uso de marca deve respeitar o prazo de 10 anos, regra geral do art. 205 do CC/02. 7. O prazo prescricional para ajuizamento da ação que objetiva a reparação dos danos causados pela utilização não autorizada de sinal registrado é de cinco anos (art. 225 da LPI). Seu termo inicial se renova a cada dia em que o direito é violado, pois se trata de ilícito continuado. 8. A marca dos recorrentes não pode ser enquadrada na definição de sinal de caráter comum, pois não se trata de expressão consagrada para a finalidade de identificar a natureza do serviço que identifica (radiodifusão). 9. Ainda que assim não fosse, a LPI não apresenta impedimento absoluto ao seu registro. A vedação atinge apenas sinais que tenham relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou sejam comumente empregados para designar alguma de suas características, circunstâncias não verificadas no particular. 10. Tratando-se, na hipótese, de empresas que atuam no mesmo ramo de atividade, a utilização de expressão idêntica àquela registrada como marca revela indiscutível possibilidade de causar confusão no público consumidor, devendo a recorrente se abster de utilizá-la. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1763419/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (grifei)
Ressalte-se que, em relação à aplicação da Súmula 143 do STJ, houve delimitação pelo juízo, na decisão dos embargos de declaração (mov. 313.1) para a reparação de danos, de modo que o limite de indenização deverá ser dos últimos 5 anos ao ajuizamento da ação. E, por estar escorreita, a sentença deve ser mantida nesse ponto, pelo que se afasta, assim, a prejudicial de prescrição.
MéritoO presente caso versa sobre direitos relativos à propriedade intelectual, mais especificamente da propriedade industrial, com previsão na Lei 9.279/96 e no artigo 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal. Pois bem.Quanto ao mérito, a apelante sustenta que é indevida qualquer indenização, inicialmente porque o juízo incorreu em equívoco ao analisar a prova testemunhal, além de que, conforme provas dos autos, uma terceira pessoa teria comercializado indevidamente a marca “Goianinho”.Mais uma vez sem razão.Conforme relatado, a sentença foi de procedência dos pedidos iniciais, para a finalidade assim explicitada:
a) ordenar que a ré se abstenha de comercializar, vender, expor a venda, ter em estoque ou fazer menção, em quaisquer produtos, das marcas “Goiano” e “Goianinho”, assim como qualquer derivação capaz de induzir o consumidor em erro, além de que se abstenha de citar ou vincular a autora ou suas marcas em qualquer meio de comunicação ou em qualquer rede social, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) condenar a ré ao pagamento de perdas e danos sofridos pela autora decorrentes da violação da marca e concorrência desleal, cuja quantificação será feita em sede de liquidação de sentença, abrangendo os 5 últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação e os que eventualmente ocorreram no curso da demanda (Súmula 143, STJ); c) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença; d) em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 3º, inc. I) ao patrono da autora, os quais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
O juízo, por ocasião do julgamento, analisou pormenorizadamente cada prova produzida, seja documental ou oral.Diferentemente do alegado pela apelante, a sentença não foi proferida com base em prova exclusivamente testemunhal.Houve análise exaustiva das provas trazidas aos autos, especialmente as documentais consistentes em páginas da internet em redes sociais como o facebook, ofício elaborado pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), além do depoimento pessoal e da prova testemunhal.A prova documental produzida foi essencial, constando inclusive consubstanciada em prints das provas produzidas, além da transcrição das provas orais e testemunhais realizadas, com devida análise de cada uma delas.Em relação à prova oral, o representante legal da parte autora, em seu depoimento pessoal, deixou claro que teve ciência de que a ré estava utilizando a sua marca, por meio de uma reportagem de falsificação de fumos na região de Minas Gerais. Trouxe comprovação sobre os fatos, conforme se observa nos movimentos 1.13 e seguintes, em que consta discriminada nas embalagens de fumo a descrição “praianinho, antigo goianinho”. Ademais, ao analisar a reportagem produzida pela TV RECORD, na cidade de Poço Fundo, verifica-se que denúncia da falsificação foi feita por um homem chamado Eduardo, mais tarde indicado como testemunha da requerida como sendo Eduardo Henrique Faustino, que se apresentou como dono da marca Goiano/Goianinho e acionou a polícia contra um suposto falsificador da marca.Como se observa da prova testemunhal colhida, que corrobora com a prova documental constante dos autos, a ré utilizou-se indevidamente da marca “Goianinho”, que é de propriedade industrial da autora/apelada. Dessa forma, resta nítido que a ré utilizou marca da qual não era proprietária, gerando confusão no público consumidor, bem como desvio de clientela da autora, pois ambas as empresas exercem atividades ligadas à produção tabaco. Portanto, houve sim analise de todas as provas produzidas.Além disso, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, oficiou no mov. 192.1 pela existência do Processo nº 827017316, em que a ré ODETE DE PAULA CARVALHO ME solicitou o registro da Marca “CIGARROS DE PALHA GOIANINHO”. Entretanto, o pedido de registro foi indeferido em 22/09/2009, com fundamento no art. 124, V e XIX, da Lei 9.279/96, justamente por oposição apresentada pela autora, detentora do Registro 820795542 (FUMO GOIANO). Logo, atualmente a autora é considerada proprietária da Marca “FUMO GOIANINHO”. Por ser a autora também a proprietária da Marca “FUMO GOIANO” desde 10/07/2001, em princípio, não poderia a ré, atuante na atividade de tabacaria, se utilizar de qualquer derivado da palavra “GOIANO”, principal identificador da marca da autora, que detém exclusividade de uso. Nesse sentido vale destacar o art. 124, incisos V e XIX, da Lei 9.279/96:
Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; [...] XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Dessa forma, parece que a ré utilizou e ainda utiliza marca da qual não é e nunca foi proprietária. É de se ressaltar também que desde 22/09/2009 a ré teve conhecimento acerca da impossibilidade de utilizar a palavra GOIANINHO em seus produtos ou serviços, por se caracterizar reprodução ou imitação, com diferenciador e acréscimo, de marca já registrada no ramo da tabacaria, marca esta pertencente à autora. Apesar disso, anos depois, utilizou o nome da marca pertencente à autora em sua página do Facebook, conforme demonstrou o ofício endereçado às redes sociais, em que se descobriu-se que a Ré é a titular da página do Facebook Fumos Goiano e fazia várias postagens dizendo que era a original. (mov. 163.2)A resposta do ofício pelo Facebook demonstra que a página em questão @Goianinhocigarrodepalha, foi criada em Poço Fundo – MG, mesma página que agora apresenta marketing dos cigarros de palha praianinho, o que reforça à exaustão a tese inicial.Referido ofício demonstrou que o criador da página no Facebook @goianinhocigarrodepalha foi o usuário LU CARVALHO - LUCIVANIA, e-mail lucivaniafisio@gmail.com. (mov. 62.1)A autora provou, no curso dos autos, por fotos da mesma rede social e também pela oitiva da própria testemunha da requerida, que Lu Carvalho é filha de Odete Paula, para quem trabalha o sr. Eduardo Faustino. A Ré desistiu da oitiva do Sr. Eduardo, contudo, sua outra testemunha provou que o mesmo é familiar da sócia e atua na empresa de fumos requerida.Portanto, como se extrai da prova documental produzida nos autos, ao menos até 2017 a parte ré utilizou indevidamente do uso da marca registrada pela autora (Goiano e Goianinho). Ressalta-se que embora a diligência de busca e apreensão dos bens em nome de “Goiano/Goianinho” tenha restado negativa (mov. 21.1), esta foi cumprida em 09 de agosto de 2017, quando, muito provavelmente, a ré já tinha alterado suas embalagens para ‘Praianinho’, o que não afasta a utilização indevida da marca dentro do prazo prescricional e a devida indenização pelo dano material na hipótese, em decorrência do uso indevido da marca ‘Goianinho’ pela ré.Sendo assim, independentemente de eventual equívoco de interpretação de uma prova testemunhal isolada, tem-se pelo conjunto probatório que a pretensão manifestada pela parte autora realmente comporta procedência, razão pela qual é de se negar provimento ao recurso, com a manutenção da sentença, da lavra da Juíza Leonor Bisolo Constantinopolos Severo, tal como lançada.Acresce-se ainda, 1% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, passando a verba honorária em desfavor da apelante para o percentual de 11%.