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Processo:

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta por Auto Posto Lamborghini Ltda. em face da sentença (mov. 83.1) proferida nos autos de ação de abstenção de uso e indenização com pedido liminar (autos nº 0005235-58.2023.8.16.0021) ajuizada por Automobili Lamborghini S.p.A., mediante a qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Ré a: i) cessar “a reprodução e uso da marca ‘LAMBORGHINI’, substituindo a fachada e retirando sua identificação de seus produtos e eventuais materiais de divulgação e redes sociais”; ii) pagar indenização por danos materiais “pela exposição à venda dos combustíveis dentro do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, em valor a ser fixado em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da Lei nº. 9.279/96, pelo critério mais vantajoso à autora (valor obtido pelo réu com a venda dos combustíveis ou o valor devido pela concessão da licença para exploração do produto), atualizado pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira exposição da marca dentro do prazo prescricional”; iii) pagar indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) “à autora, a ser atualizado pelo INPC desde esta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da primeiro exposição da marca dentro do prazo prescricional”. Em razão da sucumbência mínima, condenou a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. Houve oposição de embargos de declaração pela Ré, os quais foram rejeitados (mov. 86.1 e 93.1). Inconformada com a sentença, a parte Ré interpôs o recurso de Apelação, alegando em suas razões (mov. 99.1) que: a) não há dever de indenizar pelo uso indevido da marca, pois inexiste confusão entre a marca da Autora, que tem como público-alvo consumidores de alto poder aquisitivo, e a marca da Ré, que atende público de baixa renda na região de Cascavel-PR; b) inexiste nos autos a hipótese de concorrência desleal, pois as empresas atuam em segmentos distintos de comércio e não há modo de usurpação de clientela, principalmente diante do fato de que a Autora “conviveu com o uso do nome pelo Auto Posto São Cristóvão por mais de 20 anos, sem qualquer oposição”; c) há desproporcionalidade da condenação, bem como ofensa ao princípio do incentivo ao livre mercado e à função social da empresa, considerando-se a realidade da microempresa brasileira e a ausência de má-fé no uso do nome “Lamborghini”; d) a reputação e imagem da empresa Autora não foi afetada pela empresa Ré, porquanto os consumidores da primeira não poderiam associar o posto de gasolina à fabricante dos automóveis de luxo, de modo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais; e) à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, a proteção da marca Lamborghini se restringe ao segmento automotivo de luxo e não há qualquer sobreposição com o comércio de combustíveis, seja pela aplicação do “teste de identidade, semelhança ou afinidade”, seja pelo “teste de reprodução ou imitação da marca” ou, ainda, pelo “teste de possibilidade de confusão ou associação”; f) a condenação ao pagamento por danos materiais é desproporcional e não encontra fundamento jurídico, eis que não houve comprovação do efetivo prejuízo econômico à Autora; g) apresenta prequestionamento em relação à suposta violação do art. 124, inc. XIX e art. 210, inc. II e III da Lei de Propriedade Industrial, assim como arts. 489, §1º, e 1.022, inc. II do CPC/2015, em virtude da ausência de acolhimento dos embargos de declaração opostos em mov. 86.1; h) a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais é “genérica e não estabelece os pontos do que seriam os danos materiais”, sendo impossível a liquidação nos termos definidos pela sentença; i) caso mantida a condenação, a taxa Selic deve ser aplicada para correção monetária e juros moratórios.A parte apelada apresentou contrarrazões em mov. 104.1 para requerer o desprovimento do recurso.Vieram-me conclusos os autos. É o relatório.

VOTO
O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.Tendo em vista a discussão envolvida nos autos, é pertinente um rápido escorço fático para a compreensão da insurgência recursal.Em breve síntese, a presente ação indenizatória foi proposta por Automobili Lamborghini S.p.A. em face de Auto Posto Lamborghini Limitada, em que a Autora relata ser a legítima titular do nome empresarial e da marca LAMBORGHINI, notoriamente conhecida e registrada para uso na comercialização de automóveis, outros produtos e serviços a eles relacionados. Narra que a pessoa jurídica Ré utiliza a referida marca de modo indevido e de má-fé na atividade de comercialização de combustíveis no município de Cascavel, mormente porque quedou-se inerte após notificação extrajudicial para cessar o uso. Com base na Lei de Propriedade Industrial, Código Civil e Convenção da União de Paris que conferem proteção às marcas notoriamente conhecidas e vedam a concorrência desleal, a Autora deduziu a pretensão condenatória da Ré para imediatamente abster-se de usar a marca Lamborghini, alterar o nome empresarial e o título do estabelecimento, assim como postulou sua condenação ao pagamento de compensação por danos morais e materiais decorrentes da exploração indevida da marca. A Autora requereu a concessão de antecipação de tutela para constranger a Ré a não mais reproduzir ou imitar a marca Lamborghini para identificação de seus produtos ou serviços, alterar o título do estabelecimento e do nome empresarial, além de conservar e exibir as notas fiscais emitidas nos cinco anos antecedentes à propositura da ação para posterior fase de liquidação por arbitramento que apure o valor dos lucros obtidos e viabilize o cálculo dos royalties devidos à Demandante. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de risco ao resultado útil do processo, já que “a ré vem utilizando a nomenclatura LAMBORGHINI desde 1999, e não há, ao menos momentaneamente, demonstração de que os consumidores vêm sendo prejudicados ou que a utilização esteja de fato afetando negativamente a empresa autora, e que por isso seria urgente a suspensão do uso” (mov. 17.1).A Autora interpôs recurso de agravo de instrumento (autos nº 0017390-59.2023.8.16.0000 AI), em que foi concedida em parte a antecipação de tutela recursal apenas para determinar que a Ré se abstivesse, no prazo de 30 (trinta) dias, de “reproduzir ou imitar a marca ‘Lamborghini’ para identificar seus produtos ou serviços em fachada, placas, panfletos, formulários, site, redes sociais, nome de domínio, nome empresarial, título de estabelecimento, documentos e qualquer outra forma de divulgação ou publicidade”, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00. Confira-se a ementa do acórdão desta c. Oitava Câmara Cível, que reformou a decisão de 1º grau:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DA MARCA DE ALTO RENOME MUNDIAL DESDE 1984 – PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI PELA AGRAVADA INDEFERIDO POR CONSTITUIR REPETIÇÃO – CIÊNCIA ACERCA DA VIOLAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO PELA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA REPUTAÇÃO DA MARCA – PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS – MEDIDA CABÍVEL APENAS EM SEDE DE EVENTUAL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACASO PROCEDENTE A PRETENSÃO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0017390-59.2023.8.16.0000 - Cascavel -
Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
J. 28.09.2023) – Grifou-se.
Devidamente citada, a parte Ré manifestou-se em mov. 58 dos autos para informar o cumprimento integral da medida liminar e, após a realização de audiência de conciliação que restou infrutífera (mov. 60), apresentou contestação.A Requerida deduziu preliminares de inépcia da inicial e prescrição da pretensão indenizatória (arts. 189 e 205, §3º, inc. IV, V, VI e VII do CC/2002), eis que a Autora teria tomado conhecimento da intenção da Ré em registrar a marca “Auto Posto Lamborghini” em 2005 e, apesar de apresentar oposição no processo do INPI, não adotou qualquer medida judicial por prazo superior a três anos para pretender indenização. No mérito, defendeu a inexistência de violação da marca Lamborghini, haja vista que o registro da Autora não detém a classe de comércio de combustíveis e que a referida marca não é considerada de “alto renome” no Brasil, de modo que a proteção se limita ao ramo de atuação de fabricação de veículos. Aponta que não foi demonstrada a concorrência desleal, porquanto inexiste má-fé em sua conduta, tampouco nexo causal entre o uso da marca e supostos danos sofridos pela Demandante (mov. 66.1). Em impugnação à contestação, a Autora salientou que o nome empresarial foi registrado na Itália na década de 1980 e goza de proteção no Brasil, sem necessidade de averbação local, consoante dispõe o art. 8º da Convenção da União de Paris (Decreto nº 635/92). Ressalta que o pedido de registro da Ré perante o INPI foi indeferido em 2009 e que os registros da marca Lamborghini gozam de proteção nacional, conforme art. 129 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Aduz que, embora a marca não seja qualificada como “de alto renome”, é notoriamente conhecida no ramo de atividade e recebe proteção legal respaldada no art. 124, inc. XIX da Lei de Propriedade Industrial, já que o ramo de atividade da Ré é o comércio de combustíveis, peças e acessórios para veículos automotores. Pontua que houve tentativas prévias de resolução amigável do processo, o que evidencia a conduta da Ré eivada de má-fé.As partes se manifestaram sobre as provas que pretendiam produzir (mov. 73 e 74) e o juízo de origem anunciou o julgamento antecipado do mérito (mov. 77.1).Na sequência, foi proferida a sentença ora hostilizada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida em favor da Autora e condenando a Ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais (mov. 83.1).Em que pese a oposição de embargos de declaração pela parte Ré (mov. 86.1), estes foram rejeitados (mov. 93.1).Feita essa breve síntese processual, passa-se à análise da insurgência recursal.
Mérito
Depreende-se dos autos que a Apelada Automobili Lamborghini S.p.A. é empresa de origem italiana reconhecida mundialmente na fabricação e comercialização de veículos automotores de excelência. Consoante a ampla prova documental juntada à inicial, a marca possui histórico desde sua fundação pelo empresário Ferruccio Elio Arturo em 1963 (mov. 1.5 a 1.8 e 1.20 a 1.36). Confira-se o signo gráfico que a caracteriza:

O posto de combustíveis Apelante aduz que não há comprovação da confusão, tampouco concorrência desleal, entre a marca da pessoa jurídica Apelada e o “Auto Posto Lamborghini”, uma vez que o público-alvo e o ramo de atuação das empresas são diversos. Observe-se a imagem da fachada então utilizada pela Recorrente:

(mov. 1.17)
O exame do caso concreto atrai a incidência das normas regentes do direito marcário, vertente do direito de propriedade industrial, que agrega a regulação e proteção específica às marcas como signos de valor econômico submetidos aos princípios da veracidade, novidade, disponibilidade, especialidade e territorialidade.A proteção da marca é garantida expressamente pela CRFB/88, que prevê no art. 5º, inc. XXIX que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;”. Ademais, o texto constitucional também enfatiza a garantia à livre concorrência (art. 170, inc. IV da CRFB/88).Através do Decreto nº 635/92, o Brasil internalizou a Convenção da União de Paris (CUP), com redação dada pela Revisão de Estocolmo de 1967, que confere proteção à marca “notoriamente conhecida” contra atos de concorrência desleal. Confira-se:
“Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar Ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.” (Grifou-se).
No âmbito da legislação especial, o art. 123, inc. I da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), define a marca de produto ou serviço como “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”. Ainda, o art. 2º da legislação protege os direitos a ela relativos, in verbis: “Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] III - concessão de registro de marca;”. No que concerne à marca “Lamborghini”, infere-se de mov. 1.9 que o primeiro registro pela Autora junto ao INPI ocorreu em 1984 sob o nº 810.758.547, momento a partir do qual passou a ser-lhe conferida proteção nacional do uso exclusivo da pessoa jurídica titular para a distinção de seus produtos e serviços descritos como “veículos e implementos rodoviários; veículos hidroviários, outras embarcações e seus implementos; meios de transporte e propulsão muscular” (art. 129 da Lei nº 9.279/96). Ademais, após esse primeiro registro, entre 2008 e 2016 houve outros pedidos de depósito para abarcar demais classes de produtos e serviços, inclusive “automóveis e suas peças integrantes” (Ncl (9) classe 12):

Depreende-se dos autos que em 2003 o posto de combustíveis Apelante requereu o registro da marca “Auto Posto Lamborghini” (processo nº 825869374), todavia, diante da oposição apresentada em 22.12.2005 pela Apelada, o pedido de registro foi indeferido (mov. 66.4) com base no art. 124, inc. XIX da Lei nº 9.276/96, in verbis:
Art. 124. Não são registráveis como marca: [...]XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Pontua-se que, em virtude da ausência de interposição de recurso administrativo, o processo foi arquivado em definitivo aos 26.5.2009 (mov. 66.4).A respeito do uso da marca pela Ré e o reconhecimento de concorrência desleal, pertinente a reprodução do trecho da fundamentação da sentença ora hostilizada:
“[...] No caso, fulgura-se a identidade entre os sinais figurativos, porquanto a marca da ré reproduz indubitavelmente o logotipo componente da marca ‘LAMBORGHINI’, tanto nos traços, quanto nas cores e formato das letras. Incontroverso, portanto, que o elemento central confere mesma impressão visual e sonora às marcas cotejadas: [...]Não por outra razão, o próprio INPI proferiu decisão administrativa indeferindo o pedido de registro da marca “AUTO POSTO LAMBORGHINI”, em razão da colidência com a marca mista da autora. Embora os ramos de atuação das partes não sejam rigorosamente os mesmos, são segmentos que caminham juntos no mercado de consumo, porquanto a parte autora é fabricante de veículos de luxo, ao passo que a ré se dedica ao comércio varejista de combustíveis para veículos automotores” (mov. 83.1)
O primeiro ponto de inconformismo da parte Apelante diz respeito à suposta ausência de uso indevido da marca, especialmente pela razão de que o público-alvo da marca “Lamborghini” difere dos consumidores da Ré. Não obstante o argumento, a proteção conferida pelo ordenamento jurídico brasileiro – e que inclui as disposições da Convenção da União de Paris e revisão de Estocolmo – tem como intuito o resguardo da propriedade imaterial que a marca transmite. Oportunamente, o c. Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de que a proteção à marca tem finalidade dupla “por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC)" (REsp 1.105.422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 18/5/2011).”Nota-se que as normas protetivas não se voltam apenas ao resguardo do público consumidor, que pode se confundir com os signos das marcas, mas também ao da empresa titular que registrou anteriormente a marca que identifica seus produtos e serviços. A casuística possui peculiaridade que envolve o reconhecimento da marca “Lamborghini” como notoriamente conhecida e registrada na Itália (mov. 1.2), sendo-lhe aplicada a proteção especial disposta no art. 126 da Lei de Propriedade Industrial:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Mesmo que o Apelante afirme que inexistiria fundamento para qualquer confusão entre as marcas ou que a proteção dada às marcas notoriamente conhecidas encontraria limites no princípio da especialidade e da territorialidade, depreende-se que a Convenção da União de Paris garante sua proteção no território nacional e que o contrato social da Apelante (mov. 58.3 – fls. 03) inclui serviços que coincidem com alguns dos ramos registrados pela marca Lamborghini, especialmente o comércio de peças integrantes de automóveis (Registro nº 900.771.151). Embora a Apelante sustente a inexistência de sobreposição entre as atividades de comércio de combustíveis e o segmento automotivo de luxo, baseando-se nos testes de "identidade, semelhança ou afinidade", "reprodução ou imitação da marca" e "possibilidade de confusão ou associação", o fato é que o uso da marca pelo posto de combustíveis Réu leva o consumidor a associar o serviço de varejo de combustíveis à excelência dos automóveis fabricados pela Apelada. Como bem assinalado pelo juízo de origem, constata-se a proximidade dos ramos de atuação que caracteriza concorrência desleal, tanto é que, como acima mencionado, o fundamento legal adotado pelo INPI para indeferir o registro da marca pela Ré foi o art. 124, inc. XIX da Lei de Propriedade Industrial (mov. 66.4). Tampouco merece guarida o argumento de que o uso irregular da marca por período superior a vinte anos sem oposição da Autora poderia descaracterizar a condição de concorrência desleal. Em verdade, trata-se de violação permanente e constante à marca registrada, não sendo possível reconhecer inércia da titular em se insurgir contra o uso irregular. Importante salientar que o arquivamento definitivo do pedido de registro da marca “Auto Posto Lamborghini” ocorreu em 2009, após manifesta oposição da Autora e que não houve demonstração neste feito de que a empresa prejudicada teria tomado conhecimento sobre o uso pela Ré logo que indeferido o registro junto ao INPI.Por outro lado, há prova documental nos autos de que, tão logo tomou conhecimento sobre o uso indevido da marca pelo posto de combustíveis, a Autora promoveu a notificação extrajudicial em 2022 sem, contudo, receber qualquer resposta (mov. 1.18 e 1.19). Isso demonstra o conhecimento da Demandada sobre a irregularidade da conduta, eivada de má-fé e que resulta em contrafação.Oportuno observar a conceituação de contrafação no âmbito da discussão acerca da propriedade industrial relativa ao uso irregular de marcas:
“A contrafação é, em essência, a exploração comercial ou econômica do bem imaterial protegido, rompendo-se a exclusividade do signo comunicativo (nas marcas) ou da invenção ou do modelo de identidade, desenho industrial, cultivar etc.” (BARBOSA, Pedro M. N.; ABBOUD, Georges. Direito Processual da Propriedade Intelectual. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/310758838/v1/page/RB-2.2%20 )
Em complementação, a doutrina de Elisângela Dias Menezes:
“(...) percebe-se que a contrafação refere-se não só ao Direito de Autor, mas também à Propriedade Industrial.Assim sendo, marcas também podem ser contrafeitas, ou seja, podem ser utilizadas sem autorização de seus titulares. Na verdade, a contrafação é o termo apropriado para indicar esse tipo de prática contra toda e qualquer obra de propriedade intelectual. [...]”. [1] (MENEZES, Elisângela Dias. A tutela dos direitos autorais. In: Curso De Direito Autoral Do Clássico Ao Digital. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 123-158. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L4205/E4389/30424. Acesso em: 14 jan. 2025).
Nessa linha, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade da Ré por uso indevido de marca notória registrada pela Autora.Em relação à insurgência recursal quanto à suposta desproporcionalidade e ausência de respaldo jurídico para o dever de indenizar, a Lei nº 9.279/96 disciplina o direito de ressarcimento de prejuízos causados pela violação dos direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal nos seguintes termos:
Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.
Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
Quanto ao dever de indenizar os danos materiais e morais causados, a jurisprudência do c. STJ compreende que são presumidos (in re ipsa), porquanto decorrem da violação à propriedade intelectual:
RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZATÓRIA. ELEMENTO FIGURATIVO. RAIO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO SEGMENTO DE MERCADO. ROUPAS E ACESSÓRIOS. PÚBLICO CONSUMIDOR COMUM. CONFUSÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. (...) 6. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 7. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais pelos juízos de origem (R$ 50.000,00) não destoa das balizas adotadas por esta Corte Superior para hipóteses semelhantes. 8. Recursos especiais não providos. (REsp n. 2.091.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024) – Grifou-se.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...) 2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido. 3. A Corte de origem, com base nas provas carreadas aos autos, constatou a violação dos direitos autorais. Nesse contexto, a alteração do que foi decidido pelo Tribunal a quo demandaria análise do acervo probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.674.179/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020) – Grifou-se.
Logo, os danos materiais e à imagem causados pelo uso indevido da marca da Autora pela empresa Ré são presumidos e devem obedecer aos critérios constantes da legislação especial para sua fixação, conforme disposto no art. 209 e 210 da Lei nº 9.279/96, in verbis:
“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ouII - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ouIII - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”
Constata-se que o juízo de origem aplicou de forma escorreita a disposição legal, com a seguinte ressalva específica ao caso concreto:
“Considerando que, em princípio, não há comercializado direta pela autora de combustíveis na base territorial em que se localiza a ré (inciso I), deve ser observado o valor obtido pelo réu com a venda dos bens objeto dos registros (inciso II) ou o valor devido pela concessão da licença para a exploração dos bens (inciso III).”
A despeito da Autora não comercializar combustíveis, o produto que constitui o objeto social da Ré é de área afim ao uso de veículos automotores e, por isso, é viável remeter à fase de liquidação de sentença a apuração de quanto esta lucrou através de sua atividade nos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação, consoante se infere do pedido certo e determinado o contido na exordial (mov. 1.1, fls. 12 e 24).Quanto ao pretendido prequestionamento da parte Apelante, o órgão julgador é dispensado de apontar expressamente a violação de dispositivos legais apresentados para fundamentar o julgamento do recurso, desde que enfrente todas as questões debatidas no processo. Embora não aplicável ao presente caso, importante remeter à solução empregada pelo art. 1.025 do CPC/2015, normatizando orientação jurisprudencial pacífica:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Sendo assim, não há que se falar em necessidade de prequestionamento pelo julgador, que apenas deve analisar a integralidade da matéria devolvida ao Tribunal de Justiça, o que se realizou no presente caso.Por fim, a parte apelante aduz que deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros, nos termos do art. 406, § 1º do CC/2002 com redação dada pela Lei nº 14.905/24. O juízo de origem estipulou que sobre o valor da indenização por danos materiais e morais deveria incidir atualização monetária “pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira exposição da marca dentro do prazo prescricional” (mov. 83.1). Nota-se que a sentença foi publicada em 26.4.2024 (mov. 83.1) e que, apesar dos embargos de declaração opostos em mov. 86.1, estes foram rejeitados em 16.8.2024 (mov. 93.1). Embora a Lei nº 14.905/2024 tenha sido publicada aos 1º.7.2024, com início de vigência após sessenta dias de publicação, o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é pela imediata aplicação de nova lei que verse sobre consectários legais. Nesse sentido, a tese do Tema de Repercussão Geral nº 1.170: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.No Tema Repetitivo nº 176, o Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou a tese da aplicação da nova lei quanto ao capítulo da sentença que trate da incidência de consectários legais: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada”.Ademais, em recente julgado, o c. STJ adotou a interpretação de que as normas que tratam da incidência de juros moratórios possuem natureza processual e, portanto, possuem aplicabilidade imediata aos processos em curso. Confira-se:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. I - A incidência dos juros moratórios atende a normas de natureza processual, que se aplicam de imediato aos processos em curso, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. Sendo assim, as disposições da Lei n. 11.960/2009 que tratam do encargo moratório imposto nas condenações da Fazenda Pública têm aplicação no período que se segue ao início da sua vigência, conforme o princípio do tempus regit actum, sem ofensa à coisa julgada. Precedentes. II - Além disso, a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a aplicação de índice de correção monetária, em execução, diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada. Precedente. III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps n. 1.111.117/PR e 1.111.119/PR, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a tese, correspondente ao Tema n. 176, de que é possível a revisão do capítulo dos consectários legais fixados no título judicial, em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em virtude da alteração operada pela lei nova. IV - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.512/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) – Grifou-se.

Logo, merece provimento a insurgência recursal, apenas no tocante à imediata aplicação do art. 406, § 1º do CC/2002 com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Dessa forma: i) a indenização por danos materiais pela exposição à venda dos combustíveis dentro do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, será fixada em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, na forma do artigo 210 da Lei nº. 9.279/96, pelo critério mais vantajoso à autora (valor obtido pelo réu com a venda dos combustíveis ou o valor devido pela concessão da licença para exploração do produto), com incidência da taxa SELIC de forma exclusiva e integral desde a primeira exposição da marca dentro do prazo prescricional; ii) sobre a indenização por danos morais, incidirá juros moratórios desde a primeira exposição da marca (Súmula nº 54-STJ), calculados pela variação da Taxa Selic, subtraído o índice de correção monetária (IPCA), até a data da sentença que fixou o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), quando passa a incidir integral e exclusivamente a Taxa Selic (Súmula nº 362-STJ).
Conclusão
Por conseguinte, voto pelo parcial provimento do recurso, somente para reconhecer a aplicação imediata do art. 406, § 1º do CC/2002 com redação dada pela Lei nº 14.905/2024 para os consectários legais incidentes no valor da condenação.