Intranet - Tribunal de Justiça do Paraná

Processo:

I. RelatórioA ré-reconvinte e as assistentes apelaram da sentença (M. 99.1)[1] que, na ação de abstenção de uso de marca c.c indenização por perdas e danos, julgou extinto o feito pela perda superveniente do objeto da ação e improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, nos seguintes termos:
“III – DISPOSITIVODiante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.Sem prejuízo, julgo improcedente o pedido reconvencional, nos termos da fundamentação. Consequentemente, julgo extinta a reconvenção, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a reconvinte ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC”.
Os embargos de declaração foram rejeitados (M. 93.1).Em suas razões recursais (M. 116.1) alegaram que:- a autora apelada Sendai ajuizou a presente ação visando a obter a proteção da marca, com base no registro até então por ela obtido junto ao INPI. Também pretendia impedir a venda dos produtos comercializados pela ré Cibramed;- contudo, ficou demonstrado que autora/apelada Sendai apenas importava os produtos e utilizou a titularidade do registro de forma abusiva e ilegal, uma vez que as assistentes Alphatec Spine e Scient´X eram as efetivas detentoras das marcas (notórias) no exterior;- a recorrida Sendai deixou então de importar os produtos e passou a fabricar imitações;- as apelantes propuseram ação junto à Justiça Federal do Rio de Janeiro para anular o registro das marcas perante o INPI. Por isso, o presente feito permaneceu suspenso por prejudicialidade externa de 18.08.2014 a 28.10.2022, aguardando a solução da discussão acerca da nulidade do registro das marcas. A ré e as assistentes obtiveram êxito e a Justiça Federal anulou o registro (cf. sentença da 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro – M. 69.2). A partir da referida decisão, a autora deixou de comercializar os produtos, cujas marcas são de propriedade das assistentes;- em virtude da decisão favorável aos interesses da ré e das assistentes, sob a alegação de perda de objeto (M. 80.1), a autora desistiu da presente demanda, o que foi acolhido pelo juízo a quo. Além disso, a magistrada sentenciante julgou improcedente a reconvenção na qual se almejava a condenação da autora-reconvinda (apelada) a indenizar os prejuízos pela violação dos direitos de propriedade industrial e pelos danos morais decorrentes dos prejuízos à imagem e reputação da ré-reconvinte e das assistentes pelo uso indevido das marcas;- não há que se falar em perda do objeto da ação principal. Neste aspecto, a sentença seria nula, pois demonstrado o uso indevido da marca pela autora apelada, a ação para a tutela inibitória do uso da marca deve ser julgada improcedente;- a sentença também padece de nulidade, pois a julgadora singular julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção, sob o fundamento de que seriam genéricos e de que a ré-reconvinte e suas assistentes não teriam produzido prova dos prejuízos materiais e morais;- entretanto, no despacho de M. 82.1, o juízo a quo deliberou pelo julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a dilação probatória. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos para esclarecer a necessidade de instrução da reconvenção (Ms. 85.1 e 93.1);- o juiz não pode julgar improcedente o pedido da parte sob a premissa de insuficiência de provas se não oportunizou sua produção, sob pena de cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF);- superada a preliminar de nulidade, a sentença deve ser reformada, a fim de que a reconvenção seja julgada procedente, condenado a autora-reconvinda à indenização por danos morais de R$ 200.000,00;- sucessivamente, pediram que os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção sejam reduzidos para 1% do valor da causa.Requereram o provimento do recurso para que seja anulada a sentença ou, sucessivamente, reformada para julgar procedente a reconvenção para condenar a autora-reconvinte ao pagamento de indenização por danos morais.A apelada apresentou contrarrazões (M. 123.1), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal e a impossibilidade de se conhecer da arguição de cerceamento de defesa, pois não suscitada em preliminar de apelação.Nesta instância, as apelantes/assistentes regularizaram sua representação processual (Ms. 23.2/23.5-TJ e 25.2/35.3-TJ) e refutaram a preliminar de não conhecimento do recurso (M. 13.1-TJ).


II. VotoConhecimentoO interesse recursal das apelantes faz-se presente.Diante do que decidiu a sentença recorrida (extinção da ação principal sem resolução do mérito pela perda superveniente de objeto e improcedência da reconvenção), a pretensão de obter o julgamento do mérito da ação principal e do reconhecimento da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa afiguram-se legítimas.Além disso, o fato de as apelantes não terem formulado o pedido de declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa como preliminar da apelação, não obsta o conhecimento do recurso.Isto porque, ainda que não tenham se valido da melhor técnica processual (as razões recursais não separam didaticamente questões de mérito da nulidade), as apelantes deixaram claro que pretendem a declaração de nulidade da sentença.É o que basta, tendo em vista o princípio da instrumentalidade e da economia processual.Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade e regularidade formal do recurso, dele conheço.
Dos fatosSendai Ortopedia Importação de Produtos Hospitalares Ltda ajuizou ação pedindo a abstenção do uso de marca cumulada com indenização por perdas e danos, afirmando ser titular das marcas “Alphatec” e “Scient´x”, por ela registradas no INPI (cf. certificados de registro de Ms. 1.18/1.19).Citada, a ré Cibramed, juntamente com as empresas estrangeiras Alphatec Spine Inc. e Scient´x, estas na qualidade de assistentes, contestaram o feito (Ms. 31.1/31.12). Noticiaram o ajuizamento de ação perante a 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (autos nº 0031083-11.2013.4.02.5101), requerendo a suspensão deste feito até a solução daquela demanda.Concomitantemente, apresentaram reconvenção, inicialmente autuada sob o nº 0056063-70.2013.8.16.0001.A autora-reconvinda defendeu-se na reconvenção (Ms. 11.1 dos autos nº 0056063-70.2013.8.16.0001), seguida de réplica (M. 20.1 dos referidos autos).A julgadora singular extinguiu a reconvenção apresentada em autos apartados (M. 22.1), mas determinou o seu traslado porque tinha sido apresentada concomitantemente com a contestação. As peças foram acostadas aos autos da ação principal (Ms. 56.1/56.73), sendo o pedido reconvencional reproduzido no M. 79.4).A impugnação à contestação do feito principal constou no M. 35.1.O feito foi suspenso por prejudicialidade externa (M. 48.1).Declarada a nulidade dos registros das marcas perante o INPI (cf. sentença dos autos nº 0004543-86.2014.4.02.5101, da Justiça Federal - M. 69.2), a ré-reconvinte e as assistentes pugnaram pelo prosseguimento do feito (M. 74.1).Instada à especificação de provas (item 3 do despacho de M. 76.1), a autora-reconvinda requereu a extinção da ação principal pela perda superveniente do objeto e disse não ter provas a produzir na reconvenção (M. 80.1).Por sua vez, as ré-reconvintes-assistentes requereram que a autora-reconvinda apresentasse planilhas, com notas fiscais para a verificação do “quantum recebido por violação dos direitos de propriedade industrial das Reconvintes, na forma da Lei e cujo início dos cálculos dos danos patrimoniais retroagem à data da sua citação com relação à Contestação e à Reconvenção, já que o que foi negociado indevidamente pela Reconvinda, pelo menos, a partir desta data, é o mínimo correspondente ao que deixaram de auferir as Reconvintes, valor este que deve retornar a quem de direito” (M. 79.2).A julgadora singular vislumbrou a possibilidade de julgamento antecipado do feito (M. 82.1).Os embargos de declaração opostos para esclarecer se o imediato julgamento do feito contemplava a reconvenção (M. 85.1) foram rejeitados (M. 93.1).Prolatou-se, então, a sentença recorrida (M. 99.1).
MéritoA autora-reconvinda ajuizou a ação principal requerendo a abstenção do uso de marca, tendo como causa de pedir a propriedade e uso exclusivo das marcas nominativas “Alphatec” (cf. certificado de registro da marca de M. 1.18) e “Scient´x” (cf. certificado de registro da marca de M. 1.19).A 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro declarou a nulidade dos registros 821623451 e 827128754 (Ms. 69.2) da marca Alphatec, que havia sido concedido à Sendai, reconhecendo que era de titularidade da autora Alphatec Spine Inc., com base no art. 124, XXIII da LPI – Lei de Propriedade Industrial.O reconhecimento judicial da nulidade do registro no INPI não acarreta a mera perda de objeto da ação principal, por falta de interesse de agir superveniente, e sim a improcedência dos pedidos
formulados pela autora apelada Sendai. Afinal, a pretensão de abstenção de uso da marca pela requerida Cibramed e a condenação dela em perdas e danos fundava-se na pretensa titularidade da marca pela autora Sendai.Diante da nulidade do registro da Sendai no INPI, conclui-se pela improcedência das pretensões dela de compelir a requerida Cibramed (que comercializa no mercado nacional a marca Alphatec, de propriedade das assistentes) a se abster de usar a marca e de ser indenizada por isso, já que era o nulo o registro da primeira.Por outro lado, o reconhecimento judicial de que a marca pertencia legitimamente à Alphatec, a qual autorizara Cibramed a comercializá-la, a sentença deve ser reformada também no concernente à reconvenção.Após discorrer sobre o uso indevido das marcas pela autora-reconvinda (p. 1-46 da reconvenção de M. 79.4), a ré-reconvinte e suas assistentes pediram indenização por ato ilícito/responsabilidade civil (arts. 186, 927 e 944 do CC) e perdas e danos pelos prejuízos decorrentes da violação de direitos de propriedade industrial e concorrência desleal (art. 209 da Lei 9.279/96), inclusive por danos morais (p.46-47).Ao final, postularam (M. 79.4, p. 48):
“CONCLUSÃO E PEDIDOS FINAISAnte o exposto, as Rés (Ré original e suas duas Assistentes) requerem respeitosamente a V.Exa. que:a. sejam as mesmas Assistentes integradas à lide;b. seja processada esta Reconvenção juntamente com a Principal, seja a primeira julgada procedente para condenar a Reconvinda ao pagamento de perdas e danos, inclusive os danos morais às imagem e reputação das Reconvintes, num valor a ser fixado por esse MM. Juízo, com base em planilhas a serem oportunamente apresentadas, na capacidade intelectual e financeira das partes, na gravidade dos atos praticados e no discernimento de V. Exa., sem prejuízo da imediata suspensão do feito principal até o julgamento definitivo da ação movida pelas Reconvintes contra a Reconvinda perante a Justiça Federal (SJRJ - Processo nº 0031083- 11.2013.4.02.5101), diante da evidente prejudicialidade existente entre as lides, na forma prevista no artigo 265, inciso IV, alínea a do CPC; c. seja determinada a intimação da Reconvinda, na pessoa de seu representante legal, para contestar a presente no prazo fixado no artigo 316 do CPC;d. no mérito, julgue integralmente procedente a pretensão da Reconvinte e de suas Assistentes, condenando, por fim, a Reconvinda ao pagamento de custas e honorários advocatícios estipulados em 20% (vinte por cento) do valor da causa”.
O fato de o Juízo a quo não ter oportunizado a produção da prova documental requerida pelas reconvintes – exibição de planilhas fundadas na movimentação contábil da autora reconvinda para apurar os prejuízos sofridos pelas primeiras tendo por base a comercialização indevida da marca em lide – não elide o direito à indenização das detentoras do registro da marca, já que restou incontroverso que a autora reconvinda Sendai vinha explorando-a indevidamente, tanto que buscou em juízo obstar o uso dela pelas reconvintes. Por isso, não há que se falar em cassação da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo para a parte pretensamente cerceada.Ademais, a própria LPI assegura o direito do detentor da marca prejudicado ser indenizado pelos danos sofridos pela violação da propriedade industrial:
Art. 209. – Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.
O STJ já decidiu que “O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado o direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral” (REsp n. 2.012.895/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso.7. Recurso especial provido.(REsp n. 1.327.773/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 15/2/2018)
Conforme visto no julgado acima, o STJ admite a demonstração dos prejuízos em liquidação de sentença.Assim, as perdas e danos materiais deverão ser apurados em fase de liquidação. O valor devido deverá ser apurado por perito, mediante: (a) ou o exame da escrita fiscal e contábil da autora reconvinda para apurar os lucros havidos por ela com a exploração da marca em lide, ou (b) se não exibida ou não localizada tal escrita, pela apuração da diferença entre o faturamento/lucro da reconvinte Cibramed antes e depois do reconhecimento da nulidade do registro da Sendai.Quanto aos danos morais, as reconvintes postularam R$ 200.000,00, montante que se mostra excessivo, devendo ser adotado o mesmo parâmetro do julgado acima, fixando a indenização em R$ 50.000,00. Este valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data deste julgamento até o efetivo pagamento. E os juros de mora deverão incidir desde o oferecimento da reconvenção, na forma determinada pelo art. 406 do CC.Reformada a sentença, os ônus da sucumbência devem ser readequados. Assim, deverá a autora reconvinda (ora apelada) arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários da parte requerida-reconvinte, que fixo: (a) em 10% sobre o valor atualizado da ação principal mais (b) 12% sobre o valor da condenação decorrente da reconvenção.
ConclusãoPelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença para : (a) julgar improcedente a ação principal, e (b) julgar procedente a reconvenção e condenar a autora reconvinda a indenizar a parte reconvinte pelas perdas e danos materiais (a ser apurados em fase de liquidação) e também morais, estes no valor de R$ 50.000,00.