Intranet - Tribunal de Justiça do Paraná

Processo:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no mov. 29.1 dos autos de Ação de Cessação e Abstenção de Ato Contrafacional c/c Reparação e Compensação por Violação de Patente de Invenção
nº 0003315-47.2025.8.16.0193, movida pela autora/Agravante em face da ré/Agravada, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, consistente na (a) abstenção imediata de fabricar, usar, comercializar, expor, distribuir, importar ou exportar o produto DS-PEA3M-21H, ou qualquer outro que incorpore os elementos essenciais da patente PI 0903795-0, e de (b) busca e apreensão dos produtos infratores, nos seguintes termos (excetuadas as citações jurisprudenciais):“(...)Deste modo, para a concessão da tutela de urgência, devem existir, concomitantemente, prova da probabilidade do direito que não permita suscitação de dúvida razoável e a demonstração objetiva do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além da ausência de perigo de irreversibilidade. Conforme a prévia comunicação estabelecida entre as partes (movs. 1.10 e 1.11), verifica-se, ao menos em análise inicial, que os produtos por elas comercializados apresentam diferenças relevantes em seus componentes e características técnicas. Tal circunstância, por si só, já afasta qualquer conclusão sumária quanto à suposta reprodução indevida ou exploração irregular do produto, exigindo aprofundamento probatório. Soma-se a isso a alegação de que a própria patente PI0903795-0 foi objeto de processo administrativo de nulidade perante o INPI, encontrando-se atualmente sob revisão judicial em ação de nulidade em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o que evidencia a controvérsia existente quanto à sua validade e extensão de proteção. Nesse contexto, mostra-se indispensável a regular instrução processual, com a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de esclarecer, de forma técnica e objetiva, se há efetiva cópia da patente, se as eventuais semelhanças decorrem de soluções técnicas distintas ou de domínio público, bem como se estão presentes (ou não) os elementos caracterizadores de concorrência desleal ou exploração irregular do produto pelo produtor demandado. (...).Assim, qualquer juízo antecipado sobre a ilicitude da conduta alegada revelar-se-ia prematuro, sendo imprescindível a produção de prova adequada para a correta elucidação dos fatos controvertidos.Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência.(...).”Inconformada, alega a autora/Agravante, em síntese e após resumo fático, que: a) em que pese esteja tramitando a ação judicial nº 5055303- 36.2023.4.02.5101 perante a Justiça Federal, não há decisão suspendendo os efeitos da patente, que permanece hígida, havendo, ademais, duas decisões negando o pedido liminar dos autores da referida ação, além da contestação do INPI, que se manifestou pela manutenção da patente; b) apesar de a decisão agravada ter entendido pela ausência de probabilidade do direito em razão de constar na resposta da notificação extrajudicial da ré/Agravada as diferenças quanto aos componentes e características técnicas do produto infrator, tem-se que “é a essência do direito de patente – uma exclusividade – que suscita em casos como esse a necessidade de tutela antecipada”; c) para a análise de infração, não são as diferenças que devem ser examinadas, mas sim as semelhanças; d) a tecnologia patenteada trata de uma inovação, “que diz respeito a um sistema de inibição e resposta automática a eventos, destinados ao monitoramento de espaços e ao atendimento de situações emergenciais. Como resultado prático da solução técnica atingida, inibe a criminalidade e aumenta a segurança da população” e, o produto violador (Pole Panic Alarm Station DS-PEA3M-21H) reproduz o mesmo conceito inventivo, “incorporando todos os elementos essenciais que definem a invenção patenteada, seja de forma literal, conforme as reivindicações, seja por equivalência, ao apresentar soluções técnicas substancialmente idênticas”, o que pode ser comprovado pelo cotejo documental entre a Carta Patente e a descrição do produto, disponibilizado no site da recorrida; e) a infração está demonstrada por meio de dois pareceres técnicos independentes e imparciais, elaborados por especialistas de notório saber; f) o produto da ré/Agravada utiliza, em toda sua extensão, o conceito inventivo da patente, reproduzindo, literalmente, 12 (doze) características dela, restando caracterizada a infração direta; g) para além dos 12 elementos reproduzidos literalmente, ainda há outros reproduzidos por equivalência técnica funcional, o que também foi demonstrado por meio dos pareceres; h) a infração em questão gera um dano imediato e continuado à autora/Agravante, “pois o Terminal DSPEA3M-21H permanece sendo comercializado em larga escala, inclusive participando de licitações públicas”, desvirtuando o direito de exclusividade; de outro modo, inexiste perigo de dano à ré/Agravada, que possui outros produtos e linhas de atuação no mercado de segurança eletrônica; i) “em casos idênticos envolvendo a mesma patente da Helper (PI 0903795- 0 e totens de monitoramento), o e. TJPR vislumbrou a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, deferindo a tutela de urgência para fazer cessar de pronto a exploração ilícita em prol da invenção da Agravante”.Com base em tais fundamentos, pugna, em resumo, a antecipação da tutela recursal, para determinar: “(a.1) a busca e apreensão do produto da linha Terminais HIKVISION, modelo DS-PEA3M-21H, com a imediata retirada do mercado – mesmo aqueles em posse de terceiros – ou qualquer outro que esteja utilizando a PI 0903795-0; (a.2) que a Agravada se abstenha de praticar atos de violação proprietária à patente PI 0903795-0 - sob pena de multa diária (art. 537 do CPC) a ser arbitrada por esse Egrégio Tribunal que considere o lucro da Agravada – tais como:i. na fabricação, uso, comercialização, exposição (incluindo qualquer tipo de publicização), distribuição, importação e exportação; ii. na vedação de qualquer dos atos acima enumerados (ou assimilados) seja através do produto apontado ou outros que venham a violar o título proprietário; iii. na vedação de contribuir para que terceiros infrinjam ou ajudem a infringir a patente objeto dessa ação, inclusive através de anúncios publicitários; iv.O fornecimento ao Juízo dos registros contábeis de todos os produtos comercializados sob a tecnologia pertinente.”E, no mérito, o provimento do recurso para tais finalidades. A decisão do Relator de mov. 8.1, de 01/02/2026, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, do que houve a interposição do Agravo Interno nº 0026411-54.2026.8.16.0000 Ag, em apenso, julgado em simultâneo.Intimada, a ré/Agravada apresentou contrarrazões, refutando as alegações e requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora/Agravante, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (mov. 14.1).Retornaram conclusos os autos em 05/03/2026 (mov. 15.0).É o relatório.

De início, pretende a ré/Agravada, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora/Agravante, sustentando que ela atua como licenciada, não sendo a titular da patente, razão pela qual não lhe seria permitido “exercer em nome próprio uma tutela ampla de direitos derivados da patente, inclusive com pedidos de remoção do mercado e medidas de apreensão”. Afirma que o artigo 61 da Lei de Propriedade Industrial permite que o licenciado seja investido de todos os poderes para agir em defesa da patente, mas que isso “não autoriza automaticamente a transmutação do licenciado em verdadeiro substituto processual universal do titular”.O tema não havia sido levado ao conhecimento do Juízo de 1º grau quando foi proferida a decisão agravada, eis que a citação foi nela ordenada. No entanto, a contestação, que levantou essa preliminar (e várias outras) e a documentação pertinente foram recentemente apresentadas (movs. 42.1 a 42.13/origem), tendo sido ofertada a impugnação pela autora/Agravante, ratificando sua petição inicial e sustentando, dentre outros, veementemente, sua legitimidade para ocupar o polo ativo da demanda (mov. 56.1/origem).Apenas na decisão de saneamento do processo, proferida em 28/08/2026 (mov. 70.1/origem), o Juízo a quo enfrentou a questão e rejeitou a sobredita preliminar de ilegitimidade ativa ad causam.Nesse contexto, a considerar que o Agravo de Instrumento possui cognição vinculada aos limites da decisão recorrida, certo é que não se presta à apreciação de outras questões, sob pena de violação ao devido processo legal e ao regular iter procedimental.A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Agravo de Instrumento se limita à análise da decisão impugnada, sendo vedada a apreciação de matérias não examinadas pelo Juízo de origem, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância (destacou-se): “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. ‘O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e, portanto, limita-se o julgador ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo incabível a análise de tema não abordado na decisão primeva, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância (AgInt no AREsp 2.633.901/GO, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025)’. 3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido”. (AREsp n. 2.563.271/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026).E, seguindo essa orientação, deste Tribunal Paranaense (destacou-se):“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO NÃO ALEGADA NA ORIGEM E TAMPOUCO DELIBERADA PELA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VÍCIO OCULTO GRAVE. INUTILIZAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO MÚTUO FINANCEIRO. DO ART. 54-F, II, §§ 2° E 4°/CDC. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO E INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão judicial a qual indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se estão presentes os pressupostos legais do art. 300/CPC a justificar na concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão deduzida pela parte agravada em contrarrazões, visando ao reconhecimento de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida no âmbito do agravo de instrumento interposto pela parte autora, seja por não ter sido impugnada em recurso próprio interposto pelo interessado, seja porque não foi objeto de análise pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação em sede recursal sob pena de indevida supressão de instância, porque o agravo de instrumento se rege pelo princípio secundum eventus litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III/CPC). 4. Demonstrada a probabilidade do direito alegado, quanto a resolução do contrato de compra e venda de veículo seminovo adquirido pela parte autora, por culpa do fornecedor, diante da presença de vícios ocultos que o tornam impróprio ao uso, assim como perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação em razão da imprestabilidade do automotor, que impede seu uso pela agravante e ainda se vê compelida ao pagamento do financiamento contraído junto à instituição financeira correquerida, é cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, autorizando-se a retirada do veículo, a vedação da inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito assim como a suspensão da exigibilidade das parcelas do mútuo financeiro, nos termos do art. 54-F, inc. II, §§ 2° e 4°, do Código de Defesa do Consumidor (Incluído pela Lei n°. 14.181, de 2021), impondo-se a reforma da decisão agravada. 5. Julgado o mérito do agravo de instrumento, com seu provimento, resta prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto pela parte requerida (agravada), em face de decisão do relator que concedeu a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento à que se dá provimento, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada, julgando-se prejudicado o agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F, inc. II, § 2° e 4°.Jurisprudência relevante: TJPR - 4ª C. Cível - 0012871-80.2019.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 18.02 .2020, TJ-PR - AI: 00225301120228160000 Paranaguá 0022530-11.2022.8.16 .0000 (Decisão monocrática), Relator.: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 28/04/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022, TJ-PR 0007695-37 .2022.8.16.0026 Campo Largo, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 16/12/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/01/2024, TJ-PR 00138837020208160170 Toledo, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/07/2024.” (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0128731-22.2025.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 11.05.2026).Logo, não se conhece da preliminar suscitada pela ré/Agravada em contrarrazões.Assim, presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade — tempestividade, preparo (mov. 1.3), regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo —, e intrínsecos — legitimidade, interesse e cabimento (CPC, artigo 1.015, inciso I) —, o recurso deve ser conhecido.Como visto, a controvérsia recursal diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de tutelas de urgência formulado na petição inicial da ação, pretendendo a autora/Agravante o provimento deste recurso, para que lhe seja concedido o que lhe foi negado em 1º grau, determinando-se, em resumo, a busca e apreensão dos produtos da linha Terminais HIKVISION, modelo DS-PEA3M-21H, fabricados e comercializados pela ré/Agravada, que estejam consigo ou com terceiros, e que ela se abstenha de praticar novos atos de fabricação e comércio em violação à patente industrial PI 0903795-0 INPI da autora/Agravante (ou à ela licenciada).Adianta-se que é caso de manter, em Colegiado, a decisão pronunciada monocraticamente pelo Relator no mov. 8.1, que bem analisou as questões devolvidas, agora para negar provimento ao Agravo de Instrumento.Explica-se.O artigo 42 da Lei nº 9.279/1996, assim dispõe:Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.No caso, restou demonstrado que a autora/Agravante é licenciada exclusiva da patente de invenção PI 0903795-0, regularmente averbada perante o INPI sob nº 702025000063/01, vigente até 29/10/2029, a qual, porém, conforme o documento juntado, “está em situação de Recurso no INPI, nos termos do art. 212, da Lei nº 9.279/1996” (mov. 1.5/origem).O artigo 212 da Lei nº 9.279/1996 assim dispõe (sublinhou-se):Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.Da Carta Patente (movs. 1.6 e 1.7/origem) é possível extrair que o INPI reconheceu a titularidade da invenção do “Sistema de Repressão, Monitoramento e Atendimento a Emergências”, idealizado pela autora/Agravante e composto de uma série de equipamentos tecnológicos que operam em conjunto, acoplados em torres ou totens elevados que são instalados geralmente em áreas urbanas, para monitoramento e prevenção de crimes, com comunicação com centrais de comando, mas na presente fase processual embrionária não é possível desde logo reconhecer a contrafação apontada, ainda que em caráter provisório, para impor à empresa ré/Agravada as limitações e proibições requeridas na ação, pois além de ser precária e unilateral a prova de violação do direito de invenção, é notório o risco de dano grave e inverso.A autora/Agravante, ao propor a ação, apresentou algumas decisões de 1º grau favoráveis a pedidos semelhantes de tutela de urgência em ações propostas contra outras empresas que teriam violado a mesma patente (mov. 1.8/origem), mas é fato que em rápida pesquisa no PROJUDI se verifica que ela não coleciona apenas decisões positivas. Há outras, contrárias ao seu interesse, inclusive em 2º grau de jurisdição, também com sólida fundamentação para denegar a tutela provisória de urgência, diante da complexidade do fato a ser apurado, da variedade de equipamentos e tecnologias a serem averiguados, para considerar que a composição do sistema explorado comercialmente pelas outras empresas realmente representaria uma contrafação ao seu invento.Por exemplo, na ação de nº 0008207-82.2020.8.16.0028, em que havia obtido a liminar, a decisão foi reformada pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento nº 0070291-09.2020.8.16.0000, sob a relatoria da eminente Desembargadora Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, o que a HELPER não conseguiu reverter perante o Superior Tribunal de Justiça, eis que não admitido o Recurso Especial que intentou. O v. Acórdão do referido julgamento assim ficou ementado:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INIBITÓRIA – CARTA DE PATENTE E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO IMEDIATA DA REQUERIDA PRODUZIR, USAR, COLOCAR À VENDA, VENDER, FORNECER OU IMPORTAR PRODUTOS E SERVIÇOS QUE TENHAM POR OBJETO O INVENTO OBJETO DA CARTA DE PATENTE DE PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO Nº PI 0903795-0 E DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL N° DI 6904438-4, PRINCIPALMENTE AQUELE DENOMINADO “KULE” – DECISÃO REVOGADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.A Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imateriais protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado.” (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0070291-09.2020.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 19.10.2021).No processo figura(va) como contraparte a BANKSYSTEM Sistemas & Consultores Ltda., e da fundamentação do acórdão extrai-se a seguinte passagem, na maioria dos pontos aplicável ao caso em análise:"A Propriedade Industrial apesar de ter a prerrogativa de excluir terceiros da exploração dos bens imateriais protegidos, impondo sanção ao contrafator e concedendo ao seu titular vantagem competitiva considerável sobre seus concorrentes, não se confunde com monopólio, uma vez que, a exclusividade não recai sobre o mercado em si, mas sobre o meio de se explorar o mercado, sem evitar que, por outras soluções técnicas diversas terceiros explorem a mesma oportunidade de mercado.De fato, o supracitado artigo, como já dito, permite ao titular de patente impedir terceiros de comercializarem o produto patenteado sem autorização, mas, não se pode afirmar com certeza, nem mesmo em cognição sumária, que se tratam de produtos iguais.No caso ora em discussão, o simples fato de serem equipamentos de segurança, bem como de possuírem câmeras, não caracteriza identidade entre os objetos. Para realmente constatar qualquer violação à patente ou ao desenho industrial o objeto em discussão deverá passar por análise pericial específica.Desta forma, a determinação da decisão singular baseada em prova unilateral, que não comprova efetivamente a identidade dos totens não deve ser mantida.Importante consignar que a patente da Agravada não impede a comercialização de outros produtos de segurança.Ademais, a juntada de laudo técnico pela Agravante demonstra a diferença entre os equipamentos em discussão: objeto industrializado e comercializado por BANKSYSTEM é dotado de significativas diferenças estéticas, configuração global e originalidade, sendo preponderante ao se comparar com o equipamento da Agravada.Pondero que a decisão guerreada vem a prejudicar sobremaneira a parte recorrente, em plena execução contratual, podendo acarretar prejuízos negociais e econômicos, afetando a própria atividade da empresa. Os possíveis prejuízos para a atividade econômica da empresa decorrentes da decisão liminar revelam-se irreversíveis, gerando consequências nas relações contratuais já pactuadas pela empresa.Assim, a questão posta é complexa e depende de dilação probatória, o que justifica maior cautela, bem como o indeferimento da tutela de urgência pugnada.".Aqui, ainda que a ré/Agravada não tenha apresentado prova de natureza técnica para demonstrar que seu produto seria diferenciado, mesmo porque sequer havia sido citada da ação, ao tempo em que proferida a decisão agravada, está claro que essa é a sua posição da troca de correspondência extrajudicial efetuada entre as partes e destacada pelo Juízo a quo no pronunciamento atacado, isto é, as notificações de movs. 1.10 e 1.11/origem.Mesmo não se ignorando, em termos de tutela de urgência, que há algumas decisões favoráveis à autora/Agravante noutras ações e contra outras empresas, na defesa da mesma patente, a exemplo daquela dos Autos nº 0006688-04.2022.8.16.0193, de ação movida contra a BULKE Tecnologia Ltda., cuja decisão liminar foi mantida pela mesma 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, agora em recurso (Agravo de Instrumento nº 0067053-11.2022.8.16.0000) sob a relatoria do douto Desembargador Márcio José Tokars, à época Juiz de Direito Substituto de 2º grau, em que se considerou a credibilidade de pareceres técnicos como aqueles apresentados nos movs. 1.13 a 1.15 e 1.16/origem, para fins comparativos dos produtos — e mais recentemente no Agravo de Instrumento nº 0038838-83.2026.8.16.0000, da mesma 4ª Câmara Cível, na relatoria do preclaro Desembargador Clayton Maranhão, em ação movida contra a L8 Group S/A
—
no caso presente era e ainda é demasiadamente prematuro conceder as tutelas provisórias, que foram requeridas de forma “inaudita altera parte”, com drásticos e notórios efeitos para a ré/Agravada no curso de suas atividades empresariais e comerciais.Não se trata de negar a força probatória dos pareceres apenas porque produzidos unilateralmente, visto que não se pode de antemão descartar a imparcialidade e o saber dos engenheiros que os confeccionaram, afirmando as fortes coincidências e semelhanças entre os produtos comparados, para concluir que teria havido a reprodução de características essenciais, seja de forma literal, seja por equivalência, do sistema de monitoramento patenteado pela autora/Agravante, quanto à aplicação, conteúdo e funcionalidade, mas de considerar mais seguro propiciar o contraditório prévio à essa avaliação.Afinal de contas, (a) a patente está sendo recorrida no âmbito administrativo perante o INPI, em recurso que, pela legislação de regência, teria efeito suspensivo pleno, (b) há ação em trâmite, igualmente, perante a Justiça Federal, conforme informado nos autos, acerca da (in)validade da patente, o que é relevante, mesmo que inexistindo decisão provisória suspendendo efeitos da concessão administrativa, (c) existe divergência de entendimentos judiciais, quanto ao deferimento ou indeferimento de medidas liminares, nas várias ações semelhantes ajuizadas pela autora/Agravante contra diversas empresas que supostamente estariam fazendo contrafação do mesmo invento, (d) é fato notório que sistemas de monitoramento de áreas urbanas compostos por câmeras de alta performance e outros itens relacionados à segurança pública, instalados em lugares altos, tem se espalhado não só no Brasil como em vários outros países, donde a primazia do conceito inventivo e o direito à exclusividade de exploração são fatores a serem averiguados cuidadosamente, (e) no caso concreto, na resposta à notificação extrajudicial dada pela ré/Agravada (mov. 1.11/origem), consignou-se que o produto patenteado pela autora/Agravante é diverso do seu, especialmente pela alta especificidade de seu sistema de funcionamento, tais como: conjunto de componentes interconectados em uma única caixa, incluindo câmeras de vídeo de 360º, sensores ambientais (para temperatura, umidade, poluição do ar, atividade sísmica, fluxo de veículos e inundações), uma plataforma de software de análise inteligente, painéis indicadores visuais, um sistema de intercomunicação bidirecional e um protocolo de resposta automática para acionar alertas e se comunicar com uma central de emergência, quando o seu produto seria, ao seu ver, mais simples, porque a Estação de Alarme de Pânico (Pole Panic Alarm Station DS-PEA3M-21H) não reproduziria, no todo ou em parte, a solução técnica reivindicada, sendo que seu dispositivo inclui apenas uma câmera básica (não 360º), um botão de pânico, saída de áudio/sirene opcional e um slot para armazenamento de memória.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de prova técnica em matéria de proteção à propriedade industrial até em questões envolvendo trade dress, o que dirá acerca de elementos inventivos e tecnológicos!A exemplificar com o seguinte aresto (grifou-se):"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL POR CONFUSÃO. CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS). COMPARAÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM SIMPLES OBSERVAÇÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. Precedentes. 2. No caso dos autos, a agravante (autora da demanda originária) não promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal -, o que ensejou a extinção da ação. Agravo interno improvido." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.510.994/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).Nessa área de patentes a Corte Superior já considerou imprescindível a prova pericial com conhecimento específico (CPC, artigo 156) até para liquidar os danos depois de constatada a contrafação,
in verbis:"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE PATENTES. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL TÃO SOMENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA TÉCNICA DAS PATENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 208 E 210 DA LEI N. 9.279/96 E DO ART. 373, § 1º, DO CPC. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A previsão do art. 210 da Lei n. 9.279/96 de que o cálculo dos lucros cessantes será realizado pelo critério mais favorável ao prejudicado não pode levar à adoção de métodos arbitrários para sua aferição. 2. Realização, no caso concreto, tão somente de perícia meramente contábil, sem ter havido perícia com conhecimento específico na área técnica das patentes em questão. 3. Caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da necessidade de realização de perícia técnica com conhecimento específico na área técnica das patentes, o que justifica a devolução dos autos à origem para fins de dilação probatória com perícias técnicas específicas que se fizerem necessárias. Recurso especial provido em parte." (REsp n. 1.848.863/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).E, considerando que se está diante de requerimento de tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos necessários para a concessão do pedido, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a saber (destacou-se):Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.Neste contexto, foi certeira, portanto, a afirmação da decisão agravada no sentido de que “mostra-se indispensável a regular instrução processual, com a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de esclarecer, de forma técnica e objetiva, se há efetiva cópia da patente, se as eventuais semelhanças decorrem de soluções técnicas distintas ou de domínio público, bem como se estão presentes (ou não) os elementos caracterizadores de concorrência desleal ou exploração irregular do produto pelo produtor demandado”, de onde se afasta a alegada probabilidade do direito.
Assim, a possibilidade de a ré/Agravada estar reproduzindo indevidamente produto tecnológico patenteado pela autora/Agravante, com a produção do Pole Panic Alarm Station DS-PEA3M-21H, no momento processual em que requeridas as tutelas de urgência era (e ainda assim permanece) insuficiente para a sua concessão, que exigiam uma alta probabilidade de que isso pudesse ser reconhecido ab initio, ou seja, para suprimir o prévio contraditório e o direito de defesa, mesmo porque os danos que causariam àquela são evidentes, até aqui incalculáveis (não há parâmetros sabidos) e perigosamente irreversíveis – a sensível afetação ou mesmo a paralisação das atividades industriais e empresariais –, a fazer incidir o disposto no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.Noutro viés, os terceiros que seriam atingidos, acaso fosse deferida a busca e apreensão de equipamentos requerida, segundo o exposto, seriam entes públicos e a própria coletividade, porquanto teriam sido instalados em áreas urbanas de Municípios que, provavelmente por processos licitatórios como aquele indicado em movs. 1.17 e 1.18/origem, da Prefeitura de Jandira/SP, contrataram a ré/Agravada para fazer a instalação do monitoramento urbano, a recomendar cautela redobrada do Poder Judiciário na tomada de providências que interfiram em contratos em curso, principalmente os dessa natureza.Desta forma, ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é de se confirmar a decisão agravada.Eis as razões pelas quais o voto é pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo a decisão recorrida.