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Processo:

Relatório1. Decidindo (mov. 328.1) ação de abstenção de ato cumulada com antecipação de tutela de caráter antecedente ajuizada por A Província Marcas e Patentes Ltda. em face de Semapa e Semapar Marcas e Patentes Ltda., o juízo de direito da 4ª Vara Cível de Curitiba julgou procedentes os pedidos, condenando a ré (i) à obrigação de se abster de utilizar a expressão “Província Marcas e Patentes”, ou qualquer outra que possa causar confusão com os direitos de propriedade industrial da autora, como link patrocinado ou palavra-chave em qualquer ferramenta de busca na internet; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em fase de liquidação; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais, de R$ 15.000,00.
Dada a sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Vem daí o recurso de apelação interposto pela ré (mov. 349.1). Defende a ocorrência de prescrição da pretensão, em razão do decurso do prazo de três anos para o exercício da pretensão de reparação civil. Alega que a sentença é nula por vício de fundamentação. Afirma ter havido perda superveniente do objeto relativamente ao pedido de cessação de uso da expressão “Província Marcas e Patentes”. Argumenta não ser parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual, dada a inexistência de relação entre a apelante e o anúncio descrito na petição inicial. No mérito, ressalta que não há prova de que o anúncio tenha sido contratado pela recorrente. Registra não ter cometido ato ilícito a ensejar responsabilização. Defende a inocorrência de danos materiais e morais, não comprovados no caso.
Com as contrarrazões (mov. 354.1), subiram os autos a esta Corte.
É o relatório do que interessa.

Voto 2. A prejudicial de prescrição, agora reiterada no recurso de apelação, foi rejeitada por ocasião da decisão de saneamento (mov. 75.1, p. 4).
Nos termos do art. 1.015, II, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “mérito do processo”.
Assim, considerando que pronunciamentos sobre a prescrição são caracterizados como de mérito e que, no caso, não houve oportuna interposição de agravo de instrumento, a matéria está preclusa e, por isso, não pode ser conhecida.
3. No mais, o recurso merece conhecimento, na medida em que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos (cabimento, legitimação e interesse em recorrer), como extrínsecos (tempestividade – movs. 347 e 349.1 –, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo – movs. 349.2 e 349.3).
4. Desde logo, necessária a rejeição da preliminar de nulidade da sentença. Isso porque a insurgência da apelante não diz respeito a eventual vício de fundamentação, voltando-se contra o próprio entendimento adotado na decisão.
Neste ponto, registre-se que o acerto ou não da conclusão alcançada pelo juízo de origem é matéria de mérito, ocasião em que será analisado.
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, embora analisada na decisão de saneamento (mov. 75.1, p. 2-3), possível o conhecimento em grau recursal, já que não integra o rol de cabimento do agravo de instrumento.
Contudo, não merece acolhimento.
À luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser realizada com base no que exposto na petição inicial. No caso, a autora expressamente imputa à ré a utilização de palavras-chave relacionadas a marca de sua titularidade para impulsionar anúncios virtuais, do que decorre a legitimidade passiva.
No particular, registre-se que a responsabilidade da ré pelos fatos narrados é matéria de mérito, ocasião em que será analisada.
6. No mérito, a discussão gira em torno da responsabilidade da sociedade empresária ré, Semapa e Semapar Marcas e Patentes Ltda., pela suposta aquisição de palavras-chave correspondentes à marca “Província Marcas e Patentes”, de titularidade da autora, para impulsionar anúncios por meio da internet.
6.1. O cenário que embasa o pedido inicial estaria ilustrado pela ata notarial constante do mov. 1.6. O documento indica que a inserção do endereço eletrônico “www.provinciamarcas.com.br” no site “www.waybackmachine.com remeteria à seguinte página de buscas:

O segundo anúncio indicado na pesquisa, segundo alega a autora, faria referência direta ao site da sociedade empresária ré, configurando uso indevido de sua marca para desvio de clientela.
6.2. A prática imputada à requerida (compra de palavras-chave de concorrentes) vem dando ensejo a intensos debates no campo jurídico em razão do crescimento do marketing digital.
No julgamento do REsp nº 2.032.932/SP[1], por exemplo, a Terceira Turma do STJ concluiu se tratar de ato ilícito quando presentes os seguintes requisitos:
(i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.
Verificadas essas circunstâncias fáticas, estaria configurada, em tese, a prática de concorrência desleal, enquadrada no art. 195, III, da Lei nº 9.279/1996. E, nestes casos comprovados, os danos materiais decorrentes da conduta seriam presumidos em razão do desvio de clientela.
É o que sintetiza a ementa do referido acórdão:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NOME EMPRESARIAL. USO INDEVIDO. PALAVRA-CHAVE. FERRAMENTA DE BUSCA. CLIENTELA. DESVIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CARACTERIZAÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.1. A controvérsia posta está em verificar se: (i) a utilização da ferramenta Google AdWords a partir da inserção como palavra-chave de nome empresarial implica uso indevido e prática de concorrência desleal; (ii) na hipótese, incide o artigo 19 do Marco Civil da Internet e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos de responsabilização ali previstos e (iii) estão presentes os requisitos para condenação no pagamento de lucros cessantes.2. A proteção emprestada aos nomes empresariais, assim como às marcas, tem como objetivo proteger o consumidor, evitando que incorra em erro quanto à origem do produto ou serviço ofertado, e preservar o investimento do titular, coibindo a usurpação, o proveito econômico parasitário e o desvio de clientela. Precedentes.3. A distinção entre concorrência leal e desleal está na forma como a conquista de clientes é feita. Se a concorrência se dá a partir de atos de eficiência próprios ou de ineficiência alheias, esse ato tende a ser leal. Por outro lado, se a concorrência é estabelecida a partir de atos injustos, em muito se aproximando da lógica do abuso de direito, fala-se em concorrência desleal.4. O consumidor, ao utilizar como palavra-chave um nome empresarial ou marca, indica que tem preferência por ela ou, ao menos, tem essa referência na memória, o que decorre dos investimentos feitos pelo titular na qualidade do produto e/ou serviço e na divulgação e fixação do nome.5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio (concorrentes), oferecendo serviços e produtos tidos por semelhantes, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.6. Na hipótese, não incide o artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, pois não se trata da responsabilização do provedor de aplicações por conteúdo de terceiros, mas do desfazimento de hyperlink decorrente da contratação da ferramenta Google Ads., o que atrai a censura da Súmula nº 284/STF.7. No caso de concorrência desleal, tendo em vista o desvio de clientela, os danos materiais se presumem, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Precedentes.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp n. 2.032.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 24/8/2023.) (Destaquei).
O entendimento foi reiterado em precedente mais recente, também da Terceira Turma:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DE PESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIA PARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais, ajuizada em 19/11/2013, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 19/09/2022 e 20/09/2022 e conclusos ao gabinete em 17/11/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se: a) configura-se como ato de concorrência desleal a compra de palavra-chave idêntica à marca de empresa concorrente, junto ao provedor de pesquisa, para que anúncio próprio apareça em destaque no resultado de buscas; b) a responsabilidade limitada dos provedores de pesquisa, prevista no art. 19 do Marco Civil da Internet, aplica-se à sua atuação no mercado de links patrocinados, c) há abuso de direito na determinação judicial que, configurada a conduta desleal, veda que o provedor de pesquisa utilize o nome de determinada empresa no Google Ads, independentemente de quem o compre ou do seu ramo de atuação comercial, e d) se é irrisória a condenação fixada a título de danos morais.3. O art. 195, III, da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem.4. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor.5. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou a nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio, e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Precedentes.6. Se comprovada a concorrência desleal por links patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora dos serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente.7. Na análise da responsabilidade civil dos provedores de internet por atos de concorrência desleal no mercado de links patrocinados, não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não há que se falar na aplicação do art. 19 do Marco Civil da Internet.8. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.9. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.10. Na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença.11. A modificação do valor fixado a título de danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada.Precedentes.12. Recurso especial de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA conhecido e parcialmente provido para reformar a determinação judicial que impediu a utilização da marca "PROMEN" na ferramenta de busca Google Ads, para vedar apenas a comercialização da marca "PROMEN" para empresa que seja sua concorrente; recurso especial de GW SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MASSA FALIDA DE ARTE CLEANER CLÍNICAS MÉDICAS LTDA conhecido e não provido.(REsp n. 2.096.417/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 7/3/2024.) (Destaquei).
6.3. Como se vê, uma vez preenchidos os requisitos supracitados, a prática é caracterizada como crime de concorrência desleal, sujeito a detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, a teor do disposto no art. 195, III, da Lei nº 9.279/1996:
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...)III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; (...)Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Contudo, para que toda essa construção jurídica seja aplicada, é indispensável a prova inequívoca de que a empresa ré foi, de fato, a autora da contratação do anúncio. Sem a prova técnica da autoria, qualquer responsabilização é temerária.
6.4. No caso, a ré negou veementemente ter contratado qualquer anúncio utilizando palavras-chave relacionadas à marca da autora. Diante desse impasse, foi produzida a prova pericial de informática (mov. 287.1), que revelou contornos tecnológicos essenciais para afastar a presunção de culpa adotada pela sentença.
O laudo pericial descortinou o funcionamento precário e questionável dos sites acessados pelo Tabelião no momento da lavratura da ata notarial. Primeiramente, ficou evidenciado que o portal acessado (ww8.waybackmachine.com) não é a famosa e oficial ferramenta de arquivamento da internet (web.archive.org). O perito do juízo atestou expressamente, em resposta ao Quesito 03 da Requerida, que "são plataformas com funcionalidades distintas".
Em verdade, o site acessado opera sob uma modalidade conhecida como Domain Parking (estacionamento de domínio). Em linguagem simples, trata-se de uma página vazia na internet que não possui conteúdo real, sendo programada apenas para exibir propagandas automáticas e gerar lucro com cliques acidentais de usuários. Foi exatamente isso que o perito constatou no Quesito 01 da Requerida (mov. 287.1, f. 11):
Quesito 01: Queira o Sr. perito especificar para qual finalidade o site http://ww8.waybackmachine.com/ foi criado.
Nossa análise para o quesito 01: Especificamente no momento que a perícia visitou o website, os scripts e metadados verificados pela perícia indicam que a página está configurada para exibir anúncios ou conteúdos, possuindo mecanismos de busca e/ou links patrocinados que podem exibir anúncios para os visitantes. (destacando-se a presença de scripts da plataforma 'Sedo Parking' no código-fonte transcrito pelo perito)
Por sua vez, após esse primeiro acesso, o tráfego do usuário foi redirecionado para outro portal ("br.alhea.com"), que atua como um buscador de curtíssimo alcance. Ao responder o Quesito 11, o expert cravou que "o buscador não tem colocação relevante em relação aos principais do mercado" (mov. 287.1, f. 14) e, no Quesito 12, asseverou que o site "apresentou erro no retorno deste termo [...] impossibilitando qualquer avaliação confiável dos resultados para esta pesquisa específica" (mov. 287.1, f. 15).
Mais grave ainda: a perícia constatou (mov. 287.1, f. 24) que esse site secundário sequer possui um mecanismo de busca próprio, limitando-se a "puxar" resultados de outras redes: "ao passar o mouse por cima do resultado retornado pela pesquisa realizada pela perícia em br.alhea.com, verificou-se que o anúncio está relacionado a Bing".
Na prática, isso significa ser tecnicamente possível, e até provável, que a ré tenha contratado anúncios genéricos no Bing (ex: "registro de marcas") e que os algoritmos desses sites periféricos tenham, de forma automática e sem qualquer intervenção humana, associado a propaganda ao nome da autora apenas para atrair o clique do usuário. Tudo isso sem que a empresa anunciante (a ré) tenha ciência, controle ou intenção de uso do nome da concorrente.
Trata-se de uma anomalia tecnológica movida por robôs de agregação de publicidade, e não necessariamente de uma conduta humana desleal.
6.5. Agrava substancialmente a fragilidade do direito da autora a falha na produção de sua prova documental. A Ata Notarial restringiu-se a tirar "prints" (capturas de tela) da página, falhando em capturar a verdadeira origem digital do anúncio. Conforme aduziu o Sr. Perito (mov. 287.1, f. 25):
Também não foi encontrado na Ata Notarial o Registro da opção do botão direito do mouse: “Copiar Link”, sendo uma opção válida para avaliar a origem do link que redirecionou o anúncio para o website da Requerida (...).
A ausência de captura desse autêntico 'DNA digital' fulminou a possibilidade de rastrear quem pagou pelo anúncio. Por isso, a perícia é categórica ao responder ao Quesito 16 da Requerida (mov. 287.1, f. 17):
Quesito 16: Queira o Sr. Perito esclarecer se há alguma prova material de que foi o usuário (login) vinculado a Ré que promoveu o anúncio apresentado na Ata Notorial de mov. 1.6 dos autos? Foi colhida alguma prova pelo expert que ateste que o IP contratante do anúncio possui vínculo com a Ré?
Nossa análise para o quesito 16: Devido ao lapso temporal e da não preservação do cenário apresentado a perícia, assim como da inexistência destas informações no material apresentado nos autos, não é possível a perícia identificar o criador do anúncio questionado nesta demanda.
6.6. A sentença recorrida fundamentou a condenação na ideia de que “a questão da autoria do anúncio (...) resolve-se pela lógica e pela aplicação do princípio de que ninguém obtém um benefício sem causa”, concluindo ser “inverossímil a tese de que um terceiro (...) teria contratado e pago por um anúncio com o único propósito de direcionar tráfego para o site da empresa requerida” (mov. 328.1).
Ocorre que, com a devida vênia ao entendimento singular, o raciocínio da sentença ignora a realidade técnica da internet comprovada nos autos. Como atestado pela perícia, há, sim, terceiros interessados em forjar o direcionamento de tráfego: os próprios sites de Domain Parking (estacionamento de domínios), que ganham dinheiro exibindo qualquer anúncio disponível nas redes de busca.
Nesse contexto, considerando (i) a precariedade dos sites onde a publicidade foi veiculada, operados por robôs; (ii) a possibilidade técnica demonstrada de que a exibição se deu por uma anomalia algorítmica de expansão de termos e (iii) a expressa conclusão do perito judicial de que é impossível identificar o criador do anúncio, concluo que autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
Sem a prova inconteste da conduta voluntária (autoria) por parte da requerida, esvazia-se o nexo de causalidade indispensável para a configuração da responsabilidade civil e da concorrência desleal, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6.7. Por fim, destaco que a conclusão guarda estrita coerência e harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Relatoria em casos análogos, inclusive no que tange aos dois precedentes paradigmáticos colacionados pelas partes no curso desta lide. A análise de ambos os julgados revela a correta aplicação da distinção técnica necessária para o deslinde de controvérsias ligadas ao marketing digital.
No precedente invocado pela parte autora (Apelação Cível nº 0037291-47.2023.8.16.0021), a Oitava Câmara Cível manteve a condenação por concorrência desleal porque, naquele cenário, restou cabalmente demonstrado o nexo causal e a conduta voluntária da ré através de anúncios rastreáveis na plataforma Google Ads, em que o nome de fantasia da concorrente fora deliberadamente inserido no título do anúncio patrocinado. Havia, portanto, lastro probatório hígido e inquestionável da autoria.
Diversamente, no precedente trazido pela ré (Apelação Cível nº 0005362-51.2022.8.16.0014), a sentença reformou a sentença condenatória justamente em razão da fragilidade quanto à autoria. Naquele caso, embora o anúncio estivesse ativo na plataforma oficial do Google, a vinda de ofício do provedor de buscas comprovou que o identificador da conta (Customer ID) contratante pertencia a terceiro alheio à lide. Restou assentado, então, que a mera presunção de benefício econômico (cui bono) não basta para suprir a ausência de prova técnica da autoria da infração.
O caso aproxima-se, com contornos ainda mais graves, da ratio decidendi deste último julgado. Se lá a publicidade existia em canal oficial (Google Ads) mas a autoria pertencia a terceiro, aqui a veiculação sequer ocorreu em ecossistema publicitário regular, mas sim em plataformas marginais de "estacionamento de domínio" (Domain Parking — br.alhea.com e ww8.waybackmachine.com), notoriamente operadas por robôs de indexação automática.
Portanto, a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais não apenas prestigia a soberania da prova pericial técnica produzida sob o crivo do contraditório, como também reafirma a higidez da orientação jurisprudencial: a responsabilização por concorrência desleal na internet exige a comprovação inequívoca do emprego de meio fraudulento e voluntário pelo agente (art. 195, III, da LPI), sendo vedado ao Poder Judiciário condenar com esteio em mera presunção de culpa diante de evidentes anomalias e automatismos do ambiente virtual.
6.8. Em razão do que exposto, necessária a reforma da sentença, a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, imperativa a inversão do ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela autora, fixados os honorários em 10% do valor atualizado da causa.
7. Passando-se as coisas desta maneira, meu voto é no sentido de conhecer parcialmente e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.