Intranet - Tribunal de Justiça do Paraná

Processo:

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto por H. J. BALDIN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA em face da sentença de mov. 48.1, proferida pelo Juízo da 26ª Vara Empresarial de Curitiba, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, II, c/c art. 485, VI, do CPC, por reconhecimento de ilegitimidade ativa da parte autora.
A ação originária foi ajuizada em face de EBAZAR.COM.BR. LTDA (Mercado Livre) e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, com pedido de obrigação de fazer, na qual a autora sustenta atuar na importação e comercialização regular de produtos originais da marca Weiss Cannon, afirmando que terceiros não autorizados estariam comercializando produtos da mesma marca nas plataformas administradas pelas rés, gerando confusão ao consumidor, desvio de clientela e prejuízo à sua atividade econômica, sem que as denúncias administrativas formuladas tivessem resultado na remoção dos anúncios impugnados.
O juízo de origem, após determinar a emenda da inicial em razão de questionamento sobre a legitimidade ativa (mov. 30.1) e receber a manifestação da autora em mais de uma oportunidade, entendeu que a ausência de contrato formal de licença ou distribuição averbado perante o INPI, nos termos dos arts. 139 e 140 da Lei nº 9.279/96, obstaria o reconhecimento da legitimidade ativa, reconhecendo-a como vício insanável apto a ensejar o indeferimento da inicial.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por decisão-surpresa e violação ao contraditório substancial, tendo em vista que o juízo recebeu sucessivas emendas e permitiu o regular desenvolvimento do feito por longo período, sem jamais advertir que a ausência de contrato formal seria considerada óbice absoluto e definitivo; (ii) primazia do julgamento do mérito e vedação ao excesso de formalismo; (iii) a aplicação da teoria da asserção para aferição da legitimidade ativa; (iv) a configuração de marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 126 da LPI, o que dispensaria a exigência de registro nacional ou contrato formal; (v) a confusão, na sentença, entre o regime de proteção marcária registral e a repressão à concorrência desleal, este último com fundamento autônomo nos arts. 195 e 209 da Lei de Propriedade Industrial; (vi) inaplicabilidade do art.330, II do CPC; e (vii) a violação ao dever de fundamentação adequada, por uso seletivo e não crítico de jurisprudência.
A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (mov.55.1). Os Réus, citados, apresentaram contrarrazões (mov.69.1).
É o relatório.


FUNDAMENTAÇÃO
Admissibilidade e recebimento da apelação: Encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade recursais. Tais requisitos, segundo a conhecida classificação de Barbosa Moreira, são divididos em dois grupos: (a) intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e (b) extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal)[2]. Sendo assim, conheço do recurso e o recebo em ambos os efeitos.
Thema decidendum: As teses deduzidas pela apelante — nulidade por decisão-surpresa, aplicação da teoria da asserção, alegada notoriedade da marca, autonomia da concorrência desleal, inaplicabilidade do art. 330, II, do CPC e deficiência de fundamentação da sentença — convergem para uma questão central: verificar se a autora demonstrou legitimidade para, em nome próprio, postular tutela jurisdicional destinada à proteção da marca explorada comercialmente, circunstância que orienta o exame dos demais argumentos recursais, que abaixo serão enfrentados individualmente.Da alegada nulidade por decisão-surpresa: Não se verifica a alegada violação aos arts. 9º e 10 do CPC. A questão da legitimidade ativa foi expressamente submetida ao contraditório no mov. 30.1, quando o juízo determinou que a parte autora comprovasse título jurídico apto a legitimar sua atuação em defesa da marca Weiss Cannon, seja mediante autorização expressa do titular, seja mediante contrato de licença.A parte autora manifestou-se no mov. 35.1, apresentando notas fiscais de importação e mensagem eletrônica atribuída ao CEO da marca, sem, contudo, apresentar contrato de licença averbado perante o INPI. A r. sentença, ao reconhecer a ilegitimidade ativa com fundamento na ausência desse instrumento, não inovou tema estranho ao debate, mas decidiu exatamente a questão que fora colocada à parte autora e por ela enfrentada.Não há decisão-surpresa quando o fundamento adotado pelo juízo integra o objeto da controvérsia previamente instaurada entre as partes, ainda que a conclusão final seja desfavorável a uma delas. O art. 10 do CPC veda o julgamento com base em fundamento não submetido ao contraditório, não o julgamento contrário à tese sustentada pela parte após oportunizada sua manifestação específica sobre o ponto decisivo.Da legitimidade ativa e da necessidade de averbação do contrato de licença no INPI: Dispõe o art. 139, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96 que o licenciado pode ser investido pelo titular de poderes para agir em defesa da marca. Todavia, para que esse contrato de licença produza efeitos perante terceiros, exige-se a sua averbação no INPI, nos termos do art. 140, caput e § 1º, da LPI, efeitos que somente se produzem a partir da data de publicação da averbação.A jurisprudência é iterativa nesse sentido, reconhecendo a ilegitimidade ativa do licenciado que não comprova a averbação do contrato de licença, ainda quando a pretensão se funde em concorrência desleal: Jurisprudência: LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” – Concorrência desleal – Utilização indevida de produto licenciado (personagem de desenho animado) – Direito, invocado pelo licenciado do uso de marca, com lastro na LPI – Aplicação do art. 140, caput, da LPI – Imprescindibilidade da averbação do contrato de licença – Confissão tácita quanto à não averbação – Inoponibilidade do contrato a terceiros – Ilegitimidade ativa da licenciada reconhecida – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação provida para esse fim LEGITIMIDADE “AD CAUSAM” – Concorrência desleal – Utilização indevida de produto licenciado (personagem de seriado) – Direito, invocado pelo licenciado do uso de obra, com lastro na LPI – Aplicação do art. 50, § 1º, da LDA – Imprescindibilidade do registro da cessão do direito de uso em algum dos órgãos descritos no art. 17 da Lei n . 5.988/73 ou no Cartório de Títulos e Documentos – Registro não realizado – Confissão tácita nesse sentido – Inoponibilidade do contrato a terceiros – Ilegitimidade ativa da licenciada reconhecida – Extinção do processo sem resolução do mérito – Apelação provida para esse fim Dispositivo: dão provimento ao recurso. (TJ-SP – AC: 10397842420198260576 SP 1039784-24.2019 .8.26.0576, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 27/11/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/11/2020).Jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, NOME COMERCIAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE LICENCIADA, NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROCEDER EM DEFESA DA MARCA. NÃO COMPROVADA A DEVIDA AVERBAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL JUNTO AO INPI. REQUISITO ESSENCIAL À EFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 140, § 1º, DA LEI N.º 9 .279/96. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 485, VI, DO CPC/2015. APELAÇÃO DA REQUERIDA JEFFERSON AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA. PROVIDA EM PARTE, PREJUDICADO O APELO DA REQUERIDA TAUANA ME. (TJ-SP – AC: 10134289620178260564 SP 1013428-96 .2017.8.26.0564, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 12/05/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/05/2021).No caso concreto, a parte autora não comprovou a existência de contrato de licença averbado no INPI, tampouco qualquer instrumento formal de autorização outorgado pela titular estrangeira da marca. As notas fiscais de importação demonstram, quando muito, relação comercial de compra e venda entre a autora e a fabricante estrangeira, mas não constituem título de licença para uso da marca, tampouco supõem investidura de poderes para sua defesa em juízo. O mesmo se diga da mensagem eletrônica atribuída ao CEO da empresa estrangeira, que não se reveste da formalidade exigida para os contratos de licença sujeitos a averbação.A ausência desse instrumento formal, devidamente averbado, é suficiente para afastar a legitimidade ativa da parte autora, na forma do art. 18 do CPC.Da teoria da asserção: A invocação da teoria da asserção não socorre a parte recorrente. A teoria da asserção autoriza que as condições da ação sejam aferidas à luz das afirmações da petição inicial, em abstrato, sem exame aprofundado de prova. Não dispensa, contudo, a exigência legal específica de instrumento formal de legitimação quando a própria lei de regência exige tal formalidade como requisito de eficácia perante terceiros, tal como ocorre com a averbação do contrato de licença no INPI, nos termos do art. 140, § 1º, da LPI.A distinção entre condição da ação e mérito não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar, ainda que em juízo de cognição sumária, a existência do título jurídico que a própria legislação especial elege como pressuposto de sua atuação em juízo. Não se trata de antecipação do mérito, mas de exame de pressuposto específico de legitimidade extraordinária ou derivada, expressamente disciplinado em lei.Da marca notoriamente conhecida: A invocação do art. 126 da Lei de Propriedade Industrial também não altera o desfecho. A proteção especial conferida à marca notoriamente conhecida, independentemente de registro no Brasil, socorre o titular da marca perante usurpações de terceiros, mas não converte, por si só, o importador ou distribuidor de produtos da marca em parte legítima para postular em juízo a defesa desse direito, na ausência de instrumento formal de licença ou autorização.A notoriedade da marca Weiss Cannon, ainda que existente, diz respeito à proteção do próprio signo distintivo perante o INPI e terceiros usurpadores, não supre a exigência de vínculo contratual formal e averbado entre a titular estrangeira e a parte autora, que é pressuposto autônomo e distinto da notoriedade da marca.Da autonomia da concorrência desleal: Também não prospera o argumento de que a causa de pedir fundada em concorrência desleal dispensaria a exigência de contrato de licença averbado. Como visto na jurisprudência acima transcrita, mesmo quando a pretensão é articulada sob o rótulo de concorrência desleal, se a causa de pedir estiver umbilicalmente atrelada ao uso de marca licenciada, a legitimidade ativa ordinária do licenciado permanece condicionada à existência de contrato de licença vigente e eficaz.No caso dos autos, a causa de pedir apresentada na inicial não prescinde da existência do vínculo de licença com a titular da marca, na medida em que a pretensão de repressão à comercialização de produtos por terceiros não autorizados pressupõe que a própria parte autora detenha título que a coloque na posição de parte legítima para exercer, em nome próprio, direitos inerentes à marca. Sem esse título, a autora não se distingue de qualquer consumidor ou revendedor sem vínculo formal com a fabricante, carecendo de pertinência subjetiva para a demanda.Da inaplicabilidade do art. 330, II, do CPC: Não se sustenta a alegação de que o exame da legitimidade, por ter sido aprofundado ao longo do processo, teria convertido o indeferimento da inicial em julgamento de mérito disfarçado. O exame de condições da ação, ainda que precedido de sucessivas emendas e esclarecimentos, não perde sua natureza de juízo de admissibilidade. O art. 321 do CPC autoriza expressamente que o juízo determine a emenda da inicial para regularização de vícios, inclusive quanto à comprovação de legitimidade, sem que isso desnature a natureza preliminar do exame.A extinção do feito por ilegitimidade ativa, ainda que precedida de logo período de tramitação e sucessivas emendas, não converte a matéria em mérito, permanecendo o indeferimento da inicial, com fundamento no art. 330, II, c/c art. 485, VI, do CPC, hipótese adequada ao caso.Da fundamentação da sentença: Não se verifica violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC. A sentença enfrentou de forma direta a tese de concorrência desleal sustentada pela parte autora, apontando, de modo expresso e fundamentado, que essa causa de pedir não dispensava a comprovação do vínculo formal de licença, com amparo em precedentes específicos sobre a matéria. A discordância da parte recorrente quanto ao mérito da fundamentação não configura ausência de fundamentação.Conclusão: Diante do exposto, mantida a conclusão de ilegitimidade ativa da parte autora, por ausência de contrato de licença averbado no INPI, nos termos dos arts. 139, parágrafo único, e 140, caput e § 1º, da Lei nº 9.279/96, c/c art. 18 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, II, c/c art. 485, VI, do CPC.
Verba de sucumbência: Condena-se o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.